「星宇」商標落誰家？

爭議的緣起

「星宇」二字的商標爭議，起因於2016年11月30日張國煒（星宇投資有限公司）宣佈籌組星宇航空，而其針對相關中英文及圖形的商標申請案，卻遲至2017年5月份才開始陸續辦理，也因此在中間長達半年的空窗期中，「星宇」二字已先被松霖旅行社註冊取得商標權。

松霖旅行社先後在2016年12月2日提出「星宇」商標申請並指定在第39類（運輸；貨品包裝及倉儲；旅行安排等服務）（申請第105072474號），隨後又在2016年12月28日提出另一件「星宇」商標申請並指定在第43類（提供餐飲服務；臨時住宿等服務）（申請第105078365號），兩件商標申請都在2017年8月1日核准註冊並公告。星宇投資不甘權益受損，也隨即在2017年9月22日對兩件「星宇」商標權提出異議。

經過一年半的雙方攻防後，經濟部智慧財產局終於在2019年3月29日做出異議審定，認為松霖旅行社所擁有的兩件「星宇」商標之註冊應予撤銷，至此星宇投資獲得了初步的勝利，但是否能維持勝利到最後呢？

智慧局認為本案屬惡意搶註，惡意搶註該如何認定？

由兩件異議審定書來看，智慧局認為第39類的「星宇」和第43類的「星宇」均因有違商標法第30條第1項第12款（以下簡稱惡意搶註規定）而應予撤銷，究竟滿足怎樣的要件才算違反惡意搶註規定？而松霖旅行社的兩件「星宇」商標權是否很明確違反惡意搶註規定呢？

商標法第30第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：…十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

滿足此惡意搶註規定須包含以下要件[1]：

（一）相同或近似於他人先使用之商標。
（二）使用於同一或類似商品或服務。
（三）申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。
（四）未經他人同意申請註冊。
（五）須基於仿襲之意圖而申請註冊。

籌組星宇航空的媒體報導，構成商標先使用

以本案而言，要件一（相同或近似於他人先使用之商標）和要件四（未經他人同意申請註冊）應較無爭議。

就未經他人同意申請註冊而言，本案既已被提出異議，松霖旅行社也未舉出在註冊前已獲授權的證明，則未經星宇投資同意申請註冊「星宇」二字自不在話下。

就商標圖樣是否近似而言，松霖旅行社所申請的「星宇」，和2016年11月30日被報導的星宇航空籌組一事，所選用的中文字完全相同，也無新增任何其他元素，故兩者被認定為近似應是毫無爭議的。

就是否先使用的部份，智慧局認為：

「異議人張國煒先生…其籌備「星宇航空」提供航空運輸服務一事，於105年11月30日經…多家電視、平面、網路媒體密集報導，消費者應得藉由相關報導認識異議人等以「星宇」航空等文字表彰其所欲提供之航空運輸服務…所謂商標之使用，依商標法第5條規定，係指以行銷之目的，而有該條所列之使用態樣，且足以使相關消費者認識其為商標。又…不問其實際行銷結果如何（即是否有實際交易之事實），皆應認屬商標之使用…準此，在實際銷售商品或服務之前，商標所有人就其商品或服務所為之廣告宣傳，難謂非屬商標之使用。…異議人…於105年11月30日已對外證實籌組「星宇航空」，傳達將成立「星宇航空」提供航空運輸服務之訊息，…異議人有先使用據爭「星宇」商標於航空運輸服務之事實。」 

就時間點來論就，星宇航空成立的新聞在2016年11月30日被密集報導，而松霖旅行社申請兩件系爭商標之日皆晚於該日，確實是在「後」無誤；而以「先使用」的型態來看，由過往的判決來看，判斷商標的「先使用」的型態相當廣泛，重點在於是否符合商標法第5條所述商標之使用的精神，因此，此在認定星宇投資之「星宇」為在先使用之商標，也較無爭議。

但就要件二、三、五而言，筆者認為爭議較大。

系爭商標權人與先使用商標者的關係，或應衡量時間差距之影響

針對要件三（申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在）及要件五（須基於仿襲之意圖而申請註冊），智慧局認為：

「…異議人張國煒先生因前揭自身經歷之緣由，本即為社會新聞所關注之話題，復以於105年11月30日經證實籌組「星宇航空」，更引發新聞媒體大量之報導，而使消費者知悉據爭「星宇」商標，使用於航空運輸服務之事實，而商標權人從事旅行社業務，與異議人所提供之航空運輸服務具有密切關連性，更應可知悉據爭商標先使用之情事。綜上事證，應可認商標權人於系爭商標…申請註冊日前，不難因業務或同業等其他關係知悉據爭商標存在及先使用之事實。

本案衡酌異議人早於系爭商標申請註冊日前已有先使用據爭商標於航空運輸服務，且商標權人因業務及同業等關係知悉據爭商標存在，則商標權人嗣後以完全相同之「星宇」二字為系爭商標申請註冊，指定使用於類似之服務，實難諉為巧合，客觀上難謂無意圖仿襲而搶先申請註冊之情事…

商標權人雖謂其代表人…籌備設立「星宇企業開發股份有限公司」，規劃以「星宇」商標使用於離島觀光旅遊…復無其他事證可實其說，自難憑採為有利於商標權人之事證，…且經查詢經濟部商工查詢資料，亦查無「星宇企業開發股份有限公司」…復無其他證據資料得以相互勾稽商標權人所稱之發想「星宇」二字作為系爭商標有其正當緣由，該聲明書之內容亦難採憑，併予敘明。」

雖然在過往的智慧局核駁處分書[2]、智財法院的判決[3]、及最高行政法院的判決[4]，都不難發現在證明系爭商標權人與先使用商標者的關係時，不拘泥於「直接」甚至「間接」的業務往來等關係，同業、地緣關係相近等，都會被認定為因具有其他關係而知悉在先使用的商標存在，並為基於仿襲而註冊。然而，先例中所舉出的「先使用」商標，都有已使用了數年以上的特點，本案中的時間差距，一件為2天、另一件為28天，在都不滿一個月的情形下，是否應該考慮時間長短所影響的資訊傳播效果？時間的長短是否會對「知悉」、「意圖」仿襲的判斷產生影響？

航空運輸與旅館、提供營地住宿構成服務類似，你怎麼看？

另針對要件二的使用於同一或類似商品或服務，申請在第39類之系爭商標（運輸；貨品包裝及倉儲；旅行安排等服務），與被認為有先使用在航空運輸服務之星宇投資為同一或類似服務，自無所爭議。但申請在第43類之系爭商標（提供餐飲服務；臨時住宿等服務）也被認為是近似服務，就不免令人有種匪夷所思的感覺。

智慧局的看法是：

「本件系爭註冊第01859227號商標指定使用之「冷熱飲料店；飲食店；小吃店…機場休息室服務…旅館；預訂臨時住宿…」服務，與據爭商標先使用之航空運輸服務相較，因後者之航空運輸服務中經常需要提供旅客餐點、飲料，某些航空業者甚或有自己之空廚，負責提供航班上之餐點、飲料，又後者之航空運輸服務業，於航班延誤時，經常需要提供旅客住宿之安排，或安排其機、組員住宿，故二者在滿足消費者之需求、服務之提供者、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，為類似之服務。

本件系爭註冊第01859227號商標指定使用之「廚房用品租賃；…提供營地住宿服務」部分服務，與據爭商標先使用之航空運輸服務相較，因航空運輸業者經常在機場為搭機旅客準備休息室或住宿安排，進而有提供廚房用品、桌椅、傢俱等物，或其他活動會場或設備之用之服務，二者在滿足消費者之需求、服務之提供者、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，為類似之服務。」 

簡單而言，在本案中智慧局將第39類的航空運輸服務和第43類的提供餐飲、提供臨時住宿、用品租賃等相關服務視為類似服務。這是否符合智慧局目前的通案原則？以下可以舉個簡單的例子，以智慧局商標檢索系統中的「文字近似檢索」為例，有使用過的人都知道在此處進行檢索時，除了檢索所指定類別以外，還會以智慧局設定的類似組群進行檢索。

當檢索中華航空的「中華」二字，並選擇類別為3903航空運輸時，出現的檢索結果為35筆，其中除了有6件為跨類申請所以涵蓋其他類別以外，35筆檢索結果均為第39類的商標，當然也包含了中華航空的商標。

在同樣用「中華」二字，並選擇類別為4302餐廳、旅館、4304桌子椅子桌布及玻璃器皿出租、4306會場出租、4311提供露營住宿設備時，出現的檢索結果為40筆，各件檢索結果中除了第43類的商標以外，還可以看到第42及45類的商標，但就是沒有第39類的商標，自然也沒有出現「中華」航空的商標在內。

由前例顯見智慧局目前並未將第39類和第43類中的任一組群認定為類似，若智慧局目前一般審查時，均不將第39類的航空運輸服務和第43類視為類似服務，又何以因人設事在本案中將其視為類似服務？

松霖旅行社已提出訴願，星宇投資不一定能笑到最後

因此，就上述有爭議的要件來看，智慧局的看法是否能完全被訴願會、智財法院、最高行政法院所全盤接受，應該還有許多的不確定因素存在，而在後續的行政救濟過程中，松霖旅行社是否會一路敗北？而星宇投資是否能笑到最後？端看後續的審理結果而定。

📣 更新：經濟部訴願委員會於2019年7月15日駁回松霖旅行社的訴願！（請參閱經訴字第10806307660號及第10806307640號決定書）

參考資料：
[1]最高行政法院108年判字第224號行政判決
[2]核駁第T0397156號、核駁第T0397278號
[3]智慧財產法院107年行商訴字第64號行政判決
[4]最高行政法院108年判字第224號行政判決

本文經作者授權轉載，原文在此
作者／詠晟專利事務所  胡書慈專利師
編輯／馬克斯
封面圖片取自 星宇航空官方網站之桌布下載區