從法律分析角度看訴訟策略擬定－以摩托羅拉與海能達智財權訴訟戰為例

2020年2月17日，海能達通信股份有限公司（Hytera，以下簡稱「海能達」）發佈公告稱，摩托羅拉解決方案公司（Motorola，以下簡稱「摩托羅拉」）起訴其侵犯多項商業秘密及著作權的訴訟（1:17-cv-01973），於2月14日由北伊利諾法院陪審團作出裁決。陪審團支持摩托羅拉的侵權指控，裁決海能達及其美國子公司支付損害賠償 34,576.12 萬美元及懲罰性賠償 41,880 萬美元，合計 76,456.12 萬美元。

作為專網通信市場排名全球前列的兩家競爭公司，摩托羅拉和海能達之間的糾紛由來已久，近年在美國、德國和澳大利亞均有訴訟。僅在美國，雙方就在聯邦地區法院、USPTO專利審查與上訴委員會（PTAB）和國際貿易委員會（ITC）展開了一系列的訴訟大戰。前述獲得陪審團裁決的訴訟僅是其中之一，並因其巨額賠償迅速成為熱點話題而被各路專家剖析。本文無意於贅述相關案件的事實層面和法律依據，而是從法律分析（Legal Analytics）這不同於傳統法律研究的視角，對雙方在美國的訴訟戰展開分析，從而總結經驗、吸取教訓。

法律分析目的在將訴訟策略從「預感」和「個體經驗」轉變為基於事實的、資料驅動的實踐，同時使法律行業和律師實踐更為透明。本文的法律分析基於Lex Machina訴訟分析平台。首先，簡要介紹一下 Lex Machina的運作機制。Lex Machina 每天從PACER、PTAB及ITC掃描和提取資料。也就是說，Lex Machina 保存每個智慧財產權案件的全部案卷，該記錄構成進一步資料分析的基礎。之後 Lex Machina 對眾多法律資料進行清理、標記和結構化，從而在訴訟進度、動議策略、訴訟結果、損害賠償等方面提出見解。

1. 訴訟戰概覽和時間線

自2017年以來，摩托羅拉和海能達在美國的一系列訴訟戰包括：5件聯邦地區法院訴訟、6件PTAB無效請求和1件ITC 337調查。本文整理時間軸如圖1。圖中，摩托羅拉發起的行為標示為藍色，在時間軸左側；海能達發起的行為標示為綠色，在時間軸右側。

總體而言，訴訟戰中摩托羅拉處於主動攻勢，海能達則為被動防守。雙方的訴訟戰可分為三個大的類別：

　　（1）摩托羅拉在2017年3月提起兩件侵權訴訟和1件ITC調查，其專利訴訟和ITC調查的涉訴專利為包含7件專利的專利號（6591111、7369869、7729701、8032169、8116284、8279991、9099972）。海能達數月後分別針對其中的4件專利（8116284、8279991、7369869、6591111）向PTAB提起IPR無效請求。

　　（2）海能達也試圖轉守為攻，於2017年8月向摩托羅拉提起專利侵權訴訟，涉訴專利1件（9183846）。摩托羅拉在IPR的一年時間窗口內，兩次就該專利提起IPR無效請求。

　　（3）此外，海能達於2017年12月提起涉及反壟斷和不正當競爭的訴訟，該案後於2019年1月移轉至另一法院並重新立案。眾所周知，對於智慧財產權涉嫌侵權人來說，反壟斷頗有以守為攻的意味。

圖1 摩托羅拉與海能達之專利訴訟時間的時間軸

截至本文發稿時，前述的三個類別訴訟的狀態如下：

（1）摩托羅拉在N.D.Ill（北伊利諾聯邦地區法院）發起的商業秘密和著作權訴訟已由陪審團裁決巨額損害賠償，該裁決此後由法院於3月5日確認。僅在陪審團裁決4天後，摩托羅拉又提出臨時限制令（Temporary restraining order，TPO）申請，請求臨時禁止海能達在世界範圍內銷售涉嫌侵權產品，以及基於這些產品或利用其代碼所開發的其他產品。法院尚未授予TPO或禁令（Injunction）。

摩托羅拉就7件專利提起的337調查，於2018年11月16日由ITC作出終裁，裁定海能達侵犯其中3件專利7369869、7729701和8279991的專利權，並發佈針對海能達的有限排除令（Limited restraining order）和針對其美國子公司的制止令（Cease and decist order），禁止進口侵權產品至美國，但海能達的新一代產品不侵權。

摩托羅拉就7件專利在同一法院N.D.Ill提起的專利訴訟尚在審理中。但海能達針對其中4件提起的IPR無效請求均已結案（雖然有3件海能達向CAFC提起了上訴），見圖2。從圖中可以看出，整體的IPR形勢對於作為請求人的海能達來說，是極為不利的。其中有1件沒有立案，有2件最終決定認為權利項全部有效，只有1件是混合的權利項判定結果（部分有效、部分無效）。混合權利項判定結果的IPR涉及專利6591111，而這件專利甚至不在ITC裁定海能達侵權的3件專利之列。據此推斷，雙方尚在審理的專利侵權訴訟案件，前景對於海能達也不樂觀。

圖2 海能達提起的IPR無效請求桑基圖（源自Lex Machina）

（2）海能達轉守為攻在N.D.Ohio（北俄亥俄聯邦地區法院）提起的專利侵權訴訟尚在審理中，目前處於權利項解釋階段（Claim construciton hearing）。摩托羅拉兩次就涉訴專利9183846提起的IPR無效請求，均未能立案。

（3）海能達在D.NJ（新澤西聯邦地區法院）提起的反壟斷訴訟，於2019年1月移轉至N.D.Ill，尚在審理中。該案涉及前述第1項，專利訴訟中的兩件專利：7369869和8279991，其最終判決將與專利訴訟息息相關。

2. 法院的選擇策略和移轉策略

在摩托羅拉和海能達的訴訟戰中，雙方對於訴訟法院的選擇策略，以及試圖移轉法院的動議（Motion to transfer）策略，值得分析和比較。

摩托羅拉於2017年3月最早發起的兩件訴訟均在N.D.Ill。摩托羅拉的總部位於伊利諾州的芝加哥，選擇大本營所在地法院起訴，輕鬆佔據主場優勢。同時被告海能達在該州亦有商業活動。法院的管轄權無可爭議。

在專利案中，被告海能達兩次試圖從N.D.Ill將該案撤銷（Motion to dismiss）或移轉（Motion to transfer），均告失敗。相關動議鏈見圖3。2019年2月，海能達請求將該案移轉至南佛羅里達聯邦地區法院（#69），原告修改訴求強化了法院的管轄權，因此移轉動議被否決。僅一個多月後，海能達再次提交動議，請求移轉至加州中區聯邦地區法院（#80），經過雙方的理由陳述，該動議再次被否決。

圖3 1:17-cv-01972專利訴訟動議過程（源自：Lex Machina）

海能達的動議策略看起來草率而隨意。事實上，透過分析該專利案主審法官John Robert Blakey（JRB）的動議指標報告（圖4），便可知其針對各項動議的准予率和傾向性。在JRB法官的生涯中，對於移轉動議（Transfer）的否決率為64%，遠遠高於全國平均水準的34%。此外，該法官對於有爭議的撤銷動議（Dismiss Contested）的准予率僅為31%，也遠低於全國平均水準。進一步，可查看該法官已准予或否決的每一項動議，找出在其面前更可能奏效的法律點，以利當事人擬定更有效的動議策略。

圖4 法官John Robert Blakey的動議指標報告（源自：Lex Machina）

相比之下，摩托羅拉成功的運用移轉動議（Motion to transfer），將海能達在D.NJ提起的反壟斷訴訟移轉至大本營所在地的N.D.Ill。相關動議鏈見圖5。摩托羅拉陳述了該反壟斷案與N.D.Ill在審的兩件智慧財產權案之間的密切相關性（#34），移轉動議獲得了法官准予。

圖5，2:17-cv-12445反壟斷訴訟動議過程（源自：Lex Machina）

此外，海能達對於法院的選擇令人疑惑。其主動提起的兩件訴訟中，反壟斷案在D.NJ，而專利案在N.D.Ohio。特別是專利訴訟的法院N.D.Ohio，從來就不是美國專利訴訟的熱門法院。依據每年受理的專利案件量排名，該法院排名第23位，過去10年每年的案件量僅在30件左右（圖6）。這樣一個沒有太多專利案件審判經驗的法院，對原告並不有利。

圖6 法院N.D.Ohio的受理案件趨勢（源自：Lex Machina）

儘管專利案件量不多，N.D.Ohio的審判效率也並沒有因此提高。圖7說明了N.D.Ohio和專利案件量排名前列的D.Del（德拉維爾聯邦地區法院）和D.NJ的時間軸對比圖，統計的時間為自提起訴訟之日起至進入權利項解釋聽證會（Claim construction hearing）的時間。首先，N.D.Ohio審理過的進入權利項解釋階段的專利案件量較少，僅60件，而D.Del和D.NJ分別為977件和259件。確實，N.D.Ohio的中位數天數為430天，快於D.Del和D.NJ。但是，N.D.Ohio在案件審判進度上，一致性和可預期性比另兩家法院要差。這一點從圖中藍色框的長度、也就是25百分位和75百分位的差值大小可以看出來，N.D.Ohio的藍色框明顯長於D.Del和D.NJ。因此，無論從專利案件的審判經驗，還是對案件的處理進度來講，N.D.Ohio都並非最佳選擇。

圖7 法院N.D.Ohio、D.NJ和D.Del的審判效率時間軸對比（源自：Lex Machina）

3. 法律事務所的選擇策略

在摩托羅拉和海能達的訴訟戰中，雙方對於律師事務所的選擇策略亦是大相徑庭。摩托羅拉自始自終只僱傭了兩家律師事務所（中間或許有PHV律師短期參與）：Kirkland & Ellis和Winston & Strawn，分別處理其智慧財產權案件（包括聯邦地區法院訴訟、PTAB和ITC）和反壟斷案件。而海能達在訴訟戰中僱傭的律師事務所一共超過了10家，且在整個過程中不斷的解聘、委任新的律師事務所。例如，圖8列出的商業秘密和著作權案的海能達律師事務所有9家，圖9列出的反壟斷案有2家。如前所述，雙方的一系列訴訟是密切交織、息息相關的，需要統一部署的訴訟戰略，這也意味著委任少數在相關方面極有經驗的律師事務所，是更有效率且節省成本的方式。海能達在訴訟戰中的被動和失誤，與其分散的律師事務所的選擇策略，不無相關。

圖8 1:17-cv-01973案海能達委任之律師事務所列表（源自：Lex Machina）

圖9，1:19-cv-00176案海能達委任之律師事務所列表（源自：Lex Machina）

我們將摩托羅拉和海能達在智慧財產權和反壟斷案中的代理法律事務所，分別進行比較。首先，比較雙方在專利案中代表性的法律事務所Kirkland & Ellis和Calfee, Halter & Griswold。從規模上來講，無論是總體案件量還是專利案件量，摩托羅拉的法律事務所Kirkland都遠多過於海能達的法律事務所Calfee。更重要的是，Kirkland在訴訟戰的主要審判法院N.D.Ill有比Calfee豐富的上庭經驗。如圖10和圖11所示，Kirkland在該法院共代理過492件案件，每年的專利案件量也較為穩定；相比之下，Calfee在該法院一共只代理過4件案件，其中還包括摩托羅拉訴海能達的兩件。

圖10 摩托羅拉的法律事務所Kirkland在N.D.Ill的代理趨勢（源自：Lex Machina）

圖11 海能達的法律事務所Calfee在N.D.Ill的代理趨勢（源自：Lex Machina）

其次，我們比較反壟斷案中摩托羅拉的法律事務所Winston & Strawn，和海能達的兩家法律事務所White & Case和Walsh Pizzi O’Reilly Falanga。從圖12中列出的三家總體案件量和反壟斷案件量來看，Winston和White均為較大規模、級別的法律事務所，特別是White非常聚焦於反壟斷領域，其51%的在審案件均涉及反壟斷。海能達的另一家法律事務所Walsh代理的案件92%集中在D.NJ，且相當一部分來自醫藥客戶（圖中未示出）。這也是為什麼該反壟斷案在2019年1月被從D.NJ移轉至N.D.Ill後，海能達不得不於當月緊急解聘Walsh、並僱傭White。

圖12 反壟斷訴訟中雙方的法律事務所比較（源自：Lex Machina）

4. PTAB立案

在摩托羅拉和海能達的訴訟戰中，雙方在PTAB的IPR無效請求都不甚成功。如前所述，海能達提起的4件IPR無效請求中，有1件沒有立案；而摩托羅拉兩次就同一專利提起的IPR無效請求，均未立案。

雙方提起IPR無效請求的專利，均在USPTO PTAB技術中心2400或2600。因此，本文分析了自2013年以來PTAB每年做出的立案決定（Institution decision）裡，拒絕立案（Denied institution）的比率，見圖13。可以看出，PTAB早期的拒絕立案率很低，但逐年上升，在2018年到達高峰值30%。換言之，要成功的將IPR無效請求立案，越來越難。因此，IPR當事人勢必需要分析已成功立案之申請，其理由和法律依據。另一方面，技術中心整體的拒絕立案率也可做為衡量法律事務所和律師表現的基準。

圖13 PTAB技術中心2400 & 2600的拒絕立案率趨勢（源自：Lex Machina）

結語

針對摩托羅拉和海能達在美國的訴訟戰，本文從法院的選擇和移轉策略、法律事務所的選擇策略以及PTAB立案等角度，進行了一系列分析。借助法律分析，我們可以輕鬆獲得有價值的資料及其直觀的圖表報告，而這在傳統法律研究中幾乎是無法獲得的。確實，訴訟當事人不能完全依靠資料分析來擬訂訴訟策略；但這類分析可以為傳統法律研究提供重要的資訊，從而幫助當事人在訴訟過程中做出更明智的決策，同時總結經驗、以此借鏡。

本文經 LexisNexis 授權發布
作者／黎邈 律師及專利代理師，LexisNexis亞洲區 IP顧問
編輯／馬克斯 專利師
Photo credit: Thomas Hawk@flickr, CC BY-NC 2.0