撤銷智慧局專利核駁處分，訴願會：特定段落未標示溫標不一定屬不明確

要看到經濟部訴願審議委員會（簡稱經濟部訴願會）撤銷原處分的機會是很少的，畢竟各類案件的平均撤銷率只有5%不到。但最近有一位發明專利申請人（鼎基先進材料股份有限公司，以下簡稱：鼎基），因不服智慧局所作出的再審查核駁審定之處分而提出訴願，經濟部訴願會審理後決定撤銷原處分，並要原處分機關（即智慧局）另為適法之處分（經訴字第 10806306530 號）。以下我們就來看看，這個案件究竟發生什麼事？

專精生產高性能高科技膜與先進複合材料的鼎基，於2015年8月13日提出發明專利的申請，專利名稱為「淺層及深層圖案相疊之熱塑性聚胺酯面料的表面處理方法」（第201706106號專利公開案），是一種針對熱塑性聚胺酯進行表面處理的技術。於初審階段，審查委員以多件前案之組合，認為該申請案不具有進步性。而申請人為了克服該核駁理由，對其唯一的獨立項（即請求項1）進行的修正，並提出再審查之申請。

依據專利法的規定（再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查…），再審查階段是需要更換審查委員的！這一換，雖然克服了不具進步性的問題，但審查委員提出新的核駁理由「說明書及請求項不符專利法第26條第1項（說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。）之規定」，而原因是：

「說明書第[0024]段記載，紅外線燈之照射溫度是介於『25度-120度』間，該『25度-120度』並未明確記載是使用何種溫標，致使該記載未明確。」

「請求項6，紅外線燈之照射溫度是介於「25度-120度」間，該「25度-120度」並未明確記載是使用何種溫標，致使該記載未明確。」

有趣的是，申請人並沒有針對再審查的審查意見提出申復，而是待智慧局發下再審核駁審定書之後，直接就該行政處分提出了訴願（這個操作，筆者個人覺得是特別的。順代一提，本案沒有代理人，但有代收人（？））！

在訴願階段，申請人主張：

　　👉 本案說明書提及溫度的多個段落（如第【0035】段、第【0039】段等）確實明確記載所使用之溫標為攝氏（℃），所屬技術領域中具有通常知識者必然可以理解本案之技術手段所使用之溫度皆為攝氏，不致因特定段落未記載溫標而產生誤解，符合專利法第26條第1項規定。

　　👉 本案請求項1記載「……該第二滾輪組中所導入之冷卻液的溫度是介於攝氏25度至-20度間……」，請求項2記載「……且該熱源之溫度介於攝氏25度至100度」，即使本案請求項6未記載溫標，所屬技術領域中具有通常知識者由前揭請求項之記載內容即可明確瞭解其意義，對其範圍不會產生疑義或任何誤解，亦無不明確之問題。

對此，經濟部訴願會在決定理由中首先強調「說明書應明確且充分揭露」，指說明書之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容，而以其「是否可據以實現」為判斷的標準，若達到可據以實現之程度，即謂說明書明確且充分揭露申請專利之發明。

在此原則之下，經濟部訴願會認為本案說明書之部分段落已明示使用紅外線燈照射之目的在於將該熱塑性聚胺酯材料加熱熔融定量擠壓後之片材半成品，及調整紅外線燈照射溫度，並以一定溫度維持片材半成品之軟化狀態。所屬技術領域中具有通常知識者參照前、後流程之溫度變化，以及參酌本案說明書其他段落之記載，應可以瞭解該紅外線燈照射溫度「應該」且「必須」與其前、後操作流程之溫度相當，而直接且無歧異地得知該「25度~120度」之溫標應同為「攝氏」，無須過度實驗，即能據以實現本案之發明。

經濟部訴願會甚至進一步以不同溫標來換算該溫度！若採華氏溫度「25度~120度」，相當於攝氏溫度「零下3.89度~48.89度」；若採絕對溫度「25度~120度」，則相當於攝氏溫度「零下248.15度~零下153.15度」，皆遠低於一般紅外線燈照射之溫度，且熱塑性聚胺酯材料片材半成品在該等低溫環境下將會硬化而無法進行輥壓，顯然違背本案發明目的。

由上可知，經濟部訴願會雖然看起來像是採納申請人的主張，但筆者認為經濟部訴願會是回到更上層的審查原則來進行判斷，即「從說明書全文，綜合考量及判斷該特定段落之寫法（未標示溫標），是否會有無法據以實現之情況」！換言之，也不是僅僅因為其他段落已有寫到溫標，就一定會符合該規定。

Photo credit: Nik Stanbridge@flickr, CC BY-NC-ND 2.0