日本實務／從日本大合議判決看日本損害賠償額的計算

一、前言

在專利民事侵權訴訟中，損害賠償額的計算一直被視為是一個複雜的問題，其複雜程度更甚於無效抗辯的判斷及侵權與否的判斷。日本智慧財產高等法院(知的財産高等裁判所，以下本文中簡稱為知財高裁)在2019年及2020年連續出了兩件大合議判決，分別涉及日本特許法第102條規定的三種損害賠償額的計算方法，在台灣也有針對這兩件判決介紹的文章，如「令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算?－從日本知財高裁的大合議判決談起」(北美智權報242期)及「專利侵權的損害賠償計算－日本特許法第102條第1項之實務判決」(智財散步)，皆已說明了上述兩件判決中的損害賠償額計算的重要原則，本文目的在簡介上述兩件判決中法院計算損害賠償額的細節過程，以期能夠讓讀者更了解知財高裁是如何操作上述重要原則。

二、判決簡介

(一) 平成30年(ネ)第10063號(2019/06/07)

本件中專利權人(被上訴人)主張以特許法第102條第2項為主位計算損害賠償額，並備位以第102條第3項計算損害賠償額。

 

1. 特許法第102條第2項(依侵害人因侵害行為所得之利益)

1-1. 邊際利潤的計算

本件中對於專利權人主張侵權期間內各上訴人(本件上訴人共7人)的各侵權產品的營業額以及原料費、進貨費、運費等應扣除的費用如何計算並無太多著墨，且雙方不爭執。但各上訴人各自有主張其餘應扣除的費用，例如，研究開發人員的人事費、外包測試研究費用、廣告宣傳費用、展示會分發樣品費用等等。其中，知財高裁同意列入扣除的只有兩筆費用。

第一筆為關於侵權產品1、14、15、18的外包測試研究費用，上訴人主張一共應扣除378880日圓，但審理後，只有其中38880日圓被認定是用於侵權產品18的防腐防霉測試，其餘費用無法證明與侵權產品的製造販賣直接相關而為必要的追加費用，因此不予扣除。

第二筆為關於侵權產品5的廣告宣傳費，其中上訴人A、B分別針對侵權產品5主張各自的廣告宣傳費，但審理後，只有上訴人A主張的廣告宣傳費1089837日圓被全額扣除，上訴人B提出的證據並無法證明與侵權產品5相關，因此未獲扣除。

 

1-2. 推定覆滅的判斷

本件中上訴人主張的推定覆滅事由皆未被知財高裁採用，其判斷原因分述如下。

　　(1)上訴人主張「在所有利用二氧化碳的包裝化妝品都是競爭品的前提下，其他二氧化碳包裝化妝品的存在會成為推定覆滅事由」

　　　知財高裁認為，各侵權產品的包裝化妝品，是以2劑型的套組的1劑作為含水黏性組成物。各消費者會視需求與喜好選擇化妝品的劑型，因此將劑型予以捨象而廣泛地解釋成所有利用二氧化碳的包裝化妝品都是競爭品並不恰當。此外，上訴人主張為競爭品的產品的販賣時期與市占率皆不明，因此不足以認定和侵權產品處於競爭關係。

　　(2)上訴人主張「各上訴人產品使用上非常方便，且各上訴人產品的販賣是藉由上訴人的企劃能力、經營努力而完成的」

　　　知財高裁認為，在產品的製造、販賣上，針對產品的使用方便性下功夫、努力經營是一般的，在一般範圍內的功夫及經營努力無法成為推定覆滅事由。本件中並無確切證據顯示上訴人有做出超過一般範圍的特別功夫與經營努力。

　　(3)上訴人主張「各上訴人產品相較於專利產品具有顯著優異的功能」

　　　知財高裁認為，即使侵權產品相較於專利產品具有優異的功能，也不能因此直接認定為推定覆滅事由，該優異的功能必須要對侵權產品的銷售具有貢獻，但本件中並無確切證據顯示該優異的功能對侵權產品的銷售具有貢獻。

　　(4)上訴人主張「各上訴人產品是其他發明專利(筆者註:該其他發明專利的專利權人是上訴人之一，該上訴人在本件中是間接侵權)的實施品，因此必須要考量該其他發明專利的貢獻度而減少損害賠償額」

　　　知財高裁認為，即使各侵權產品是其他發明專利的實施品，也不能因此直接認定為推定覆滅事由，該其他發明專利的實施這一點必須要對侵權產品的銷售具有貢獻。況且，並沒有各侵權產品落入該其他發明專利的技術範圍的證據，因此無法認為各侵權產品有實施該其他發明專利。此外，雖然各侵權產品之中有在外包裝或宣傳廣告上標示該其他發明專利權的存在及已取得發明專利的事實，但在無法認為各侵權產品有實施該其他發明專利的情況下，僅以專利標示來考量推定覆滅事由並不恰當。

　　(5)上訴人主張「與先前技術相較，本案專利權的技術價值較低」

　　　知財高裁認為，上訴人指出的先前技術，和本案專利權技術不同，並無法替代本案專利權。因此，上述先前技術的存在，與專利權人所受損害無關，並無法成為推定覆滅事由。

　　(6)上訴人主張「根據實驗結果，配合有丁二醇的各上訴人產品中，本案專利權的貢獻度顯然受限」

 　　　知財高裁認為，並無法認定在各侵權產品配合有丁二醇的效果對侵權產品的銷售具有貢獻，且配合有丁二醇此點與專利權人所受損害無關，因此上述實驗結果並無法作為上述人主張的基礎。

　　(7)上訴人主張「各上訴人產品並未落入附屬項，因此本案專利權(筆者註：第一項獨立項)的貢獻度顯然受限」

　　　知財高裁認為，有無實施附屬項發明，與專利權人所受損害無關，並無法作為上述人主張的基礎。

 

2. 特許法第102條第3項(依實施專利得收取之合理權利金為基礎)

由於本件中完全沒有提出實際上授權實施的權利金相關證據，因此依據其他證據及全辯論意旨認定如下。

根據株式會社帝國DATABANK製作的調查研究報告書(2010年3月)，針對日本國內企業的權利金的問卷調查，化學產業的權利金比例為5.3%。2007年所做的問卷調查權利金比例平均為4.3%(最大32.5%，最小0.5%，件數103件)。

2004年至2008年間司法決定的化學產業的權利金比例平均為6.1%(最大20%，最小0.3%，件數5件)，1997年至2008年間司法決定的化學產業的權利金比例平均為3.1%(中間值3.0%，最大值5%，件數7件)。

此外，專利權人曾在本件以外的其他專利權的民事訴訟中和其他兩家公司達成和解，和解金為侵權產品的營業額的10%(2013年)。

此外，本件專利權中化妝品的劑型具有相當程度的重要性，且不存在相關先前技術，不具有替代技術，且劑型會影響消費者的購買動機，因此認定使用本案專利權的侵權產品對上述人的營業及利益具有貢獻。另，專利權人和上訴人皆是化妝品的製造販賣業者，具有競爭關係。

綜上考量，知財高裁認為本件的權利金比例不應低於10%。

 

3. 損害賠償額計算的適用法條

經計算後，由於上訴人A的廣告宣傳費1,089,837日圓被全額扣除，因此以第102條第2項計算的損害賠償額僅剩5763日圓，低於第102條第3項計算的628,320日圓，因此判決針對上訴人A適用第102條第3項計算損害賠償額，其餘上訴人則適用第102條第2項。

(二) 平成31年(ネ)第10003號(2020/02/28)

本件中專利權人主張以特許法第102條第1項(依專利權人因侵害行為所受之損害)計算損害賠償額。

 

1. 基本事實

專利權人主張的侵權期間內，侵權產品的販賣數量為351724個，價格約3000~5000日圓，不具備微弱電流產生機構，販賣通路主要為折扣店(discount store)和雜貨店。

專利產品的販賣數量為1256410個，價格約23800日圓，具備微弱電流產生機構，販賣通路主要為專利權人自身店鋪、大型通販業者、百貨公司、家電量販店，營業額為13246061089日圓。

由上可知專利權人的實施能力大於侵害人的實施能力(1256410>351724)

 

2. 邊際利潤的計算

知財高裁認定，邊際利潤的計算應由專利產品的營業額扣除製造成本及與製造販賣直接相關而為必要的追加費用，本件中被認定可扣除的費用有市場調查費、販賣手續費、廣告宣傳費等共9筆，計算後為6,968,092,706日圓，將邊際利潤再除以販賣數量後算出每單位數量的利益額為5,546日圓。

 

3. 推定覆滅的判斷

3-1. 專利貢獻度

此部分知財高裁推翻原來一審大阪地方法院(大阪地方裁判所，以下本文中簡稱為大阪地裁)的認定，大阪地裁認為，由於需求者看不到軸承且侵害人在訴訟提起之後已改變設計，應認定軸承有替代技術，因此應認定對侵權產品販賣上的貢獻率不高，應為10%為當。

二審中，知財高裁認為，本案專利權的特徵部分在於軸承構件與旋轉體內周面的形狀，而該特徵部分只不過是專利產品美容器的一部分。雖然該特徵部分對於實現專利產品中滾動部的良好旋轉是重要的，對專利產品的販賣所得利益具有貢獻，但應認定專利產品具有吸引顧客購買因素的部分為滾動部的構成。此外，由於專利產品具備微弱電流產生機構，可產生微弱電流，此也可說是提高吸引顧客購買的因素。

綜上，本案專利權的特徵部分並無法說是對專利產品的販賣所得利益具有完全貢獻，因此綜合考量後推定覆滅程度應為6成為當。

此外，侵害人主張貢獻程度應為專利產品整體製造費用中軸承製造費用所佔的比例，但知財高裁認定推定覆滅不應由費用比例來決定。另外，侵害人根據關於專利產品部落格的記載，主張防止滾動部脫落的功能不夠充分，因此軸承貢獻度低，但證據力不足未被採認。

因此，每單位數量的利益額應為5,546日圓×0.4，約為2,218日圓。

 

3-2. 專利權人無法販賣的因素

　　(1)侵害人主張「專利產品與侵權產品的價差與販賣店鋪的差異是專利權人無法販賣的因素」

　　　知財高裁認為，侵權產品的價格為專利產品的1/8~1/5程度，因此購買侵權產品的需求者，當侵權產品不存在時，未必會轉而購買專利產品，因此價差被認定為專利權人無法販賣的因素。此外，由於價差不算小，因此認定專利權人無法販賣的數量不算小。

　　　但是，從美容器的產品性質觀之，推測在需求者中應存在有不重視價格，若無便宜產品則會轉往購買高價產品的需求者。另外，由於專利產品具備微弱電流產生機構，相較於侵權產品品質更高，因此即使價格較高，還是有可能吸引一定數量的侵權產品需求者。因此，不能認定因價差導致專利權人無法販賣的數量非常龐大。

　　　至於販賣店鋪的差異，並無在大型通販業者、百貨公司購買商品的消費者不會在折扣店和雜貨店購買商品的經驗法則，因此販賣型態的差異無法被認定為專利權人無法販賣的因素。

　　(2)侵害人主張「存在多數競爭品為專利權人無法販賣的因素」

　　　知財高裁認為，雖然在2019年4月的時間點，和專利產品及侵權產品同種類的產品，至少有29種在販賣。但是本件證據無法顯示在侵權期間(2015年12月4日至2017年5月8日)，在市場上有販賣與專利產品為競爭品的產品。

　　(3)侵害人主張「本案專利權為關於軸承的發明，侵害人產品中軸承的製造費用僅佔整體製造費用的一小部分，軸承類似附屬品為專利權人無法販賣的因素」

　　　知財高裁認為，此點已在計算專利產品每單位數量的利益額時考量過，不須再重複考量。

　　(4)侵害人主張「軸承在外觀上無法辨識且有替代技術等為專利權人無法販賣的因素」

　　　知財高裁認為，上述主張對專利產品和侵權產品都一樣，無法因此點認定當侵權產品不存在時，需求者不會轉而購買專利產品，因此上述主張不予採用。

　　(5)侵害人主張「專利產品具備微弱電流產生機構但侵權產品不具備為專利權人無法販賣的因素」

　　　知財高裁認為，此主張意味著侵權產品相較於專利產品，吸引顧客購買的能力更差，無法認定當侵權產品不存在時，需求者不會轉而購買專利產品，因此上述主張不予採用。

　　(6)侵害人主張「侵害人的經營努力是專利權人無法販賣的因素」

　　　知財高裁認為，本件中並無確切證據顯示侵害人有做出足以認可使專利權人無法販賣的經營努力。

綜上，考量關於(1)的主張，應認定專利權人無法販賣的數量約佔整體5成。因此，侵權產品的販賣數量351,724個應扣除掉5成。

 

4. 損害賠償額

    綜上，損害賠償額為(351,724×0.5)×2,218=3億9,006萬日圓，加上律師費5,000萬日圓後為4億4,006萬日圓。

 

三、結語

本文最後筆者歸納出以下幾點注意事項。

　　(一) 是否被判斷為與專利產品或侵權產品的製造販賣直接相關而為必要的追加費用，與費用名目無必然相關關係，重點在於提出的證據的證據力強弱。

　　(二) 知財高裁對推定覆滅事由的判斷標準，不論是從市場非同一性、市場中有其他競爭產品、侵權者的營業努力、產品的性能中的任何一點來看，都採取相對嚴格標準。

　　(三) 推定覆滅事由在主張特許法第102條第1項時，專利貢獻度是計算對專利產品的貢獻度，大阪地裁因計算對侵權產品的貢獻度而被知財高裁推翻。

　　(四) 日本主張損害賠償額的計算方式，可同時主張兩種以上計算方式，但台灣只能擇一選擇(可參照TIPA 「109年度第一次智慧財產實務判決座談會」內容)。

　　(五) 日本修正後特許法在2020年4月1日施行後，根據第102條第1項第2款的規定，若侵權人的實施能力大於專利權人，就超出專利權人實施能力的部分的數量，可以合理權利金為基礎請求損害賠償。同樣地，若有專利權人無法販賣的情形(推定覆滅成立部分的數量)，也可以合理權利金為基礎請求損害賠償。可說是擴大了對專利權人的保護。

 

本文經作者授權轉載
作者／劉浩祺 中國專利代理師考試及格、高考專利師及格
編輯／馬克斯 專利師
Image by Steve Buissinne from Pixabay