日本實務／專利侵權的損害賠償計算－日本特許法第102條第1項之實務判決

日本智慧財產高等法院（Intellectual Property High Court，IPHC）的合議庭於2020年2月28日針對一件按摩裝置的專利侵權賠償作出了二審判決（案號：2019-(Ne)-10003），首席法官Makiko Takabe認定被告需支付4.4億日圓的賠償金。在此之前，大阪地方法院針對本案所作出判決，是被告需支付1.1億日圓的賠償金，被告不服因而提出上訴。

• 初審法院：大阪地方法院
• 初審案號：2016(Wa)-5345
• 原告：MTG Co., Ltd.
• 被告：FIVE STARS CO. LTD
• 被控侵權物品：美容裝置
• 專利號：日本第5356625號及第5847904號發明專利

日本第5356625號發明專利的部分圖式

MTG公司（原告）是一家販售臉部按摩滾輪的品牌公司，該產品的單價超過兩萬日圓。MTG公司認為其競爭對手FIVE STARS公司（被告）以三千至五千日圓之低價所販售的按摩產品侵害其所擁有之專利權，因而向大阪地方法院提出專利侵權訴訟，要求禁止被告繼續販售且需支付損害賠償金5億日圓。

大阪地方法院進行第一審的審理時，基於日本特許法（即我國之專利法）第102條第1項的損害賠償計算方式，認為本案的專利技術對產品之貢獻度（簡稱專利貢獻度）僅有10%，而原告因侵權行為所受之銷售量的損失為50%，認定被告需支付1.1億日圓的賠償金。對於這樣的判決結果，兩造雙方都不甚同意，因而皆提出了上訴。

編按：原文並未說明大阪地方法院為何認定專利貢獻度僅有10%，經與日本志賀國際特許事務所（Shiga International Patent Office）的Yasuhiko Murayama弁理士（類似我國的專利師）討論後，他表示主要原因有二，其一為系爭專利請求項之技術特徵涉及的僅是美容滾輪內之軸承結構且為消費者不可見的結構設計，其二為被告在原告提起訴訟之後已變更其結構設計，而這意味著系爭專利的技術具有可取代性。

上訴至二審之後，日本智慧財產高等法院重新審視了損害賠償的計算方式，雖然同樣認為原告因侵權行為所受之銷售量的損失為50%，然而，大幅提高了專利貢獻度從10%至40%，也因此被告所需支付的損害賠償金額從1.1億日圓提高至4.4億日圓。

編按：原文同樣並未說明二審為何提高專利貢獻度至40%，經討論，Yasuhiko Murayama弁理士表示，二審的法官認為雖然系爭專利請求項之技術特徵涉及的僅是軸承結構，但有了此軸承結構將會使得滾輪的滾動過程更加順暢，因而此軸承結構對於產品效能是相當關鍵的！

另外，在重新審視「原告因侵權行為所受之銷售量損失」時，日本智慧財產高等法院主要考量兩個要素，其一為專利權人（或專屬被授權人）所能供貨的數量（the capability of the patentee），其二為是否存在專利權人（或專屬被授權人）無法進行銷售的情況，說明如下：

• 專利權人（或專屬被授權人）所能供貨的數量：如同日本特許法第102條第1項所述，即可以把它視為專利權人的潛在供貨能力（包含製造與銷售），即只要專利權人有能力（無論是透過自行生產或委外生產）能供應侵權者所銷售之產品數量時，則推定為專利權人具有足以滿足該產品需求量的潛在供貨能力。當然，專利權人於此部分負有舉證責任。

• 是否存在專利權人（或專屬被授權人）無法進行銷售的情況：如同日本特許法第102條第1項但書所述，被告需舉證藉以阻礙被控侵權物之銷售數量與專利權人所受損害之間的法律上因果關係，以下為幾個可舉證之方向：
  • 專利權人與侵權者有著不同商業模式與訂價，因而分屬於不同市場（即目標市場的區隔性）
  • 市場上尚存有其他同類競爭產品
  • 侵權者亦有品牌行銷與廣告之投入
  • 被控侵權物尚存有其他與專利權人之產品有所差異的功能與設計

最後，值得一提的是，日本特許法於2019年5月也修正了與第102條第1項相關的損害賠償計算方式（編按：該修正已於2020年4月1日正式施行），修正後之內容更有利地保護專利權人！新的損害賠償計算標準說明如下：

• 專利權人得以主張超過自身之供貨能力之產品數量的損害賠償，然而，超出之部份將以相應的合理授權金作為計算基礎
• 於合理授權金的部份，更允許以被告侵權為前提來計算損害賠償金額（編按：通常來說，授權金於訴訟階段會較非訴訟階段來得高）

本文經 日本志賀國際特許事務所 授權轉載與編譯，原文在此（英文）
編譯／馬克斯 專利師
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