水貨商、代理商照過來！商標權國際耗盡原則，最高法院這樣認定

最近最高法院就真品平行輸入合法的範圍做出重要判決。本件系爭商標由美國原廠先在美國註冊商標後，再同意臺灣代理商於我國申請商標註冊獲准，一二審認為此時的真品平輸入仍然有侵害我國商標權的問題；但最高法院認為，商標法第36條第2項採商標權國際耗盡原則，明文承認真品平行輸入之正當性。而商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。

案件事實
美國PHILIP B公司就「PHILIP B」及「倒立花束設計圖」，於國外先使用並在美國取得商標註冊後，復同意臺灣零售商即被告（二三審被上訴人）於我國申請商標註冊獲准。換言之，系爭商標在美國及我國之商標權分別歸屬不同之權利人，但我國商標權人在台灣註冊商標先獲得美國商標權人同意。

原告（二三審上訴人）自2016年1月7日起向「PHILIP B」官網訂購該品牌商品，為真品平行輸入之水貨商。而台灣代理商之被告認為原告侵權，乃持續向各社群、入口及購物網站行使其在台灣註冊之商標權，通知各該網站原告（水貨商）侵害其商標權。

原告認為其「真品平行輸入」屬合法，被告依商標法第36條第2項之規定，商標權耗盡，即不得再向原告主張商標權。故起訴請求「被告對原告自2016年1月7日後向『PHILIP B』官網2訂購之『PHILIP B』真品平行輸入貨品，不得向原告主張商標權並不得以商標權人禁止原告於各大通路販售」。

重要爭點
商標法 第36條第2項：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」此項規定，於商標在美國及我國之商標權分別歸屬不同人時，有無適用？

一、二審判決
第一審105年08月12日105年度民商訴字第14號民事判決：原告之訴駁回。
第二審106年01月24日105年度民商上字第14號民事判決：上訴駁回。

判決理由
系爭產品係上訴人向美國PHILIPB公司所購買，而非向被上訴人所購買，因此，依前開所述之商標權利耗盡原則，美國PHILIPB公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售，則其商標權已耗盡，美國PHILIPB公司固不得本於商標權人地位向上訴人主張權利，然系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權，而非由美國PHILIPB公司取得商標權，且系爭產品並非由被上訴人在市場為第一次流通，對本件被上訴人而言，其對系爭產品既無「第一次銷售行為」，而從未對系爭產品取得任何報酬，則自無所謂「商標權耗盡」可言，被上訴人自非商標法第36條第2項所稱之「商標權人」，而無該項有關權利耗盡原則之適用，其自得對上訴人主張系爭商標權。

第三審判決
109年01月16日最高法院108年度台上字第397號民事判決：原判決廢棄，發回更審。

判決理由
按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。商標法第36條第2項定有明文。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。

PHILIP B公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人，並同意被上訴人在我國註冊為該商標之商標權人。附有「PHILIPB」商標之系爭產品係上訴人向美國原廠PHILIPB公司所購買。為原審認定之事實。果爾，系爭產品由美國原廠之PHILIPB公司出售流通於市場後，倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形，則系爭商品所附之「PHILIP B」商標之權利耗盡，是否未及於經PHILIPB公司同意在我國取得同一圖樣商標權之被上訴人？原審未察，逕謂被上訴人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬，商標法第36條第2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形，而為不利上訴人之判斷，不無違誤。

本文經作者授權轉載，原文在此
作者／吳尚昆 律師，大成Dentons台灣律師事務所
編輯／馬克斯 專利師
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