美國實務／聯邦法院對於UNILOC案之專利適格性議題的判決差異

近期，美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱聯邦法院）就UNILOC公司的兩件專利侵權訴訟上訴案作出最終意見，UNILOC公司被業界公認為專利流氓（或稱非實施專利事業體，Non-Practicing Entity）。這兩件判決的內容主要涉及了美國《專利法》第101條所規範的專利適格性（Patent-eligible subject matter）議題，聯邦法院在其中一件判決中，認為請求項符合專利適格性的要求，然而另外一件判決中，則認為請求項屬於抽象概念（Abstract idea）不符合專利適格性的要求。

在Uniloc USA et al. v. LG Electronics USA, Inc.一案中，專利權人因不服美國北加州地方法院（以下簡稱地方法院）的判決結果而提出上訴，於該案中，被告依據美國《聯邦民事訴訟規則》第12條第(b)款第6項提出了撤銷案件的動議，認為系爭專利（為US6,993,049）因不符合專利適格性而應屬無效。地方法院亦認定請求項屬於抽象概念，理由是請求項的技術特徵為於無線通信系統中進行輪詢的添加，僅為簡單之數據處理，未提供發明概念（Inventive concept）。

請求項2是本案的主要爭點，其主要的內容為：

一種用於在通訊系統中使用的主站，該通訊系統包括至少一個從站，其中，提供了用於廣播一系列詢問訊息的裝置，每個詢問訊息都具有根據第一通訊協議佈置的多個預定數據字段的形式，以及用於在傳輸之前向每個詢問訊息添加一個用於輪詢訊息至少一個從站的附加數據字段。

系爭專利之發明是一種利用將複數個Ping指令從主站傳送至從站，藉以確認從站的運作狀態以及將其添加至特定的傳輸群。這些Ping指令將在詢問訊息之中交替，進而去識別新的從站以及已連結至主站並有響應輪詢訊息的從站。從站被允許進入停駐模式（Park Mode）並停止與主站的通信藉以節省用電量，處於停駐模式的從站可與主站保持同步，而且必須先經過輪詢訊息確認能與主站主動通訊之後，才能離開停駐模式。既有技術的通訊系統是在詢問訊息與輪詢訊息之間輪替作用，然而，系爭專利之請求項係結合了特定功能，使得兩個動作可以同步進行。

聯邦法院運用在Alice v. CLS bank 案中的兩步驟測試法，來檢視本案之系爭專利請求項2是否具備專利適格性。第一步，確認請求項內容是否會「指向」不具專利適格性概念中的其中一種，例如抽象概念；如果是的話，第二步則要考量個別元件以及依序組合的情況下，是否具有額外的元件可將其發明之本質「轉換」為具有專利適格性的發明。對於軟體的創新來說，此部分常著重於考量，請求項之內容是否有改良所使用之電腦本身的功能，或者，電腦僅做為工具涉入其中之構成抽象概念的方法。

聯邦法院認為系爭專利之請求項並未直接指向是抽象概念，原因是其減少通訊系統中之從站之延遲時間的技術方案，能改進現有問題而具備專利適格性（編按：地方法院之判決為請求項是抽象概念，未描述發明概念，故不具專利適格性）。於請求項中所附加的數據字段能允許詢問訊息與輪詢訊息於同時間進行傳輸，此部份亦克服了現有系統僅能於兩種訊息之間輪替作用的問題。

本案的被告則爭執請求項內容並沒有對現有技術方案作改進，而是僅以基於結果的功能性語言（Result-based functional language）來說明如何於已知之查詢消息容納輪詢消息。然而，聯邦法院並不同意被告的主張，並認為本案與過往判決案例並不相同，先前之判例大多為利用基於結果的功能性語言來描述一般性步驟，並未記載用於達成特定目的之所稱技術改良的手段。系爭專利之說明書特別強調現有技術方案須輪替使用兩種訊息的問題，其請求項2所描述之添加步驟（adding step）不僅針對問題提供了解決方案，且已經改變現有傳輸數據的技術手法。

由於請求項並不屬於抽象概念，故聯邦法院並未進一步探討兩步驟測試法的第二步。

在Cisco Systems, Inc. v. Uniloc 2017, LLC一案中，同樣是針對美國《專利法》第101條所規範的專利適格性議題，聯邦法院則作出與上述案件完全不同的決定。

請求項6是本案的主要爭點（系爭專利為US6,980,522），其主要的內容為：

　一種形成至少一個網絡之複數個站點的分散式無線電通信系統的操作方法，該方法包括以下步驟：

　　　考慮天線的本地環境，使用每個站點的天線性能特徵來確定網絡中每個站點的主/從等級，藉以代表該站點適合用作網絡中的主站；使排名最高的站點成為主站。

在Alice 案兩步驟測試法的第一步驟階段，聯邦法院認為系爭專利請求項中所描述之「根據特徵對站點進行排名」的技術特徵是一種抽象概念，其並沒有具體指出對現有技術方案作出何種改進，故而與上述Uniloc USA et al. v. LG Electronics USA, Inc.一案的情況並不相同，Uniloc案已具體描述出具體的技術方案、實施方法及系統組成，藉以改善現有技術方案的問題。反之，在Cisco Systems, Inc. v. Uniloc 2017, LLC一案中，系爭專利請求項並沒有界定何種衡量標準或計算方法來對站點作排名，而系爭專利說明書也沒有提供這些面向的說明。進入第二步驟階段，聯邦法院認為系爭專利請求項的其他技術特徵皆是現行之分散式無線電通信系統眾所周知的。

比較兩案之請求項的差異，可以看出第一案（即請求項2）因為有具體描述出系統是如何發出訊息來進行輪詢藉以減少系統的延遲，故而符合專利適格性。然而在第二案（即請求項6）則沒有這樣的技術特徵存在，其並沒有說明利用何種方法與計算基礎來達成。由此可知，為了避免請求項出現專利適格性的問題，在撰寫請求項時，必須針對發明所要解決問題之具體技術方案作界定，而且必須為說明書所支持。

本文經作者授權編譯，原文在此
作者／William Nixon, MWZB
翻譯／馬克斯 專利師
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