2020-08-23

設計專利維修免責條款之研究－以汽車售後維修零組件為例（上）

摘要

汽車維修零組件合法取得設計專利[1]的保護後，未經授權製造的維修零組件，則會侵害該零組件的設計專利權。為了讓複合產品的所有人可選擇較經濟方式維修產品，有部分國家立法規定，若為維修、重建其整體外觀等目的，「未經授權製造」的維修零組件得以例外「豁免設計專利權的侵害責任」，又稱「維修免責條款（repair clause）」。

本文第一部分先簡介導入維修免責條款作為解決爭端的背景；第二部分說明歐盟的維修免責條款以及近期兩個重要的訴訟案例；第三部分簡介澳洲、美國以及其他國家維修免責條款的規範情況；第四部分則論述我國專利法下，設計專利侵權判斷原則以及導入維修免責條款的重要性；第五部分從設計專利權正當行使與濫用之界限，探討我國針對汽車售後維修零組件導入維修免責條款之可能性。最後，本文提出修法建議，並介紹歐盟汽車售後維修零組件之維修免責條款的適用流程，希冀作為我國相關業者日後涉訟時的參考。

前言

一般廠商生產的複合式產品，例如：汽車、機車、自行車、吸塵器、事務機器（影印機）等產品，在整體產品壽命耗竭（spent）之前，由於使用的耗損、意外碰撞或是零組件壽命耗竭，必需更換或維修產品的零組件，才得以使複合式產品恢復原有的產品外觀（to restore its original appearance）並繼續使用，這些具有可替換性的外觀零組件就是本文所稱的「維修零組件」。在複合產品的維修零組件市場中，則以汽車維修零組件市場為最大宗，也以汽車維修零組件所發生的訴訟案例最廣為矚目。

（一）汽車售後維修零組件的市場分析

汽車零組件概分為出廠原車零組件以及售後維修零組件，如下圖1所示。

圖1 汽車零組件分類圖

其中正廠零組件係指車輛使用一段時間後，車輛維修使用的售後維修零組件，更換時可選擇正廠零組件；而非正廠零組件，又稱副廠零組件，則大多供應維修及改裝使用。

大多數台灣零組件廠商以副廠零組件市場為主，如東陽之塑膠保險桿，其供應全球塑膠副廠零組件產品九成以上，至於堤維西與帝寶之車燈件，分別在美國與歐洲市場拿下六至七成的佔有率[2]。以美國的汽車副廠零組件維修零組件市場而言，台灣廠商所生產的汽車副廠零組件在美國市場的占有率幾乎高達90% [3]。

圖2 影響汽車售後維修零組件市場的因素
（圖片出處：葉雪美，複合式產品售後維修零件之設計保護及免責條款的法制研究－以汽車售後維修零件為例，智慧財產權月刊，2008年2月，110期，第12頁。）

然而，在State Farm案件[4]之後，汽車原廠擔心OES維修零組件市場會被副廠維修零組件分蝕，故將汽車外觀上的維修零組件大量申請設計專利，欲以「設計專利」維護其「維修零組件」的寡占市場利益，此時握有越多專利的一方就能建立越強大的進入障礙，不容低估對競爭秩序的影響[5]。

二、歐盟設計維修免責條款及近期訴訟案例

（一）歐盟設計維修免責條款

　　1. 立法背景

　　　歐盟對於維修免責條款的立法，最早源自於歐洲法院在兩件原廠車廠與汽車零組件供應商之間的判決當中，指出對車身零組件的設計保護有濫用排他權而形成壟斷或不公平競爭的問題，因此歐盟進一步擬定了1400/2002/EC規則，開放汽車零組件售後維修市場的自由競爭[6]。設計保護方面的對應立法，最終在1997年經過歐洲議會與部長理事會交互協調之後，以過渡條款的方式納入1998/71/EC指令[7]（以下簡稱「歐盟設計指令」）當中，並且在1998年通過該指令[8]。

　　2. 規範內容與修法討論

　　　歐盟有關設計保護的法律規範，除上述歐盟設計指令之外，再加上歐盟議會2002年所通過的6/2002/EC規則[9]（以下簡稱「歐盟設計規則」）這兩者作為規範的基礎架構[10]。

　　　維修免責條款的內容規範在歐盟設計指令第14條「過渡條款」[11]當中，該條款規定，會員國必須維持其現有對複合產品進行回復原始外觀的維修為目的所使用的零組件設計使用相關規定，並且只能為了自由化上述零組件市場為目的而對上述條文進行改變，一直到歐盟委員會根據歐盟設計指令第18條[12]的提案被採行而修正本指令。而歐盟設計指令第18條，則要求歐盟委員會應該要在歐盟設計指令依照第19條規定的施行日（2001年10月28日）後三年，提交一份本歐盟設計指令對歐盟產業的後續影響分析，特別是那些影響最大的複合產品和零組件製造商，以及對消費者、競爭秩序以及內部市場功能的後續影響，並且最遲要在一年後向歐盟議會及歐盟高峰會提出歐盟設計指令當中為了複合產品零組件的內部市場而需要進行的修法，以及任何其他基於詢問各受影響方所認為應進行的修法。

　　　2004年9月，歐盟委員會提交了一份關於歐盟設計指令的評估報告[13]，報告中進行了各方考量，最後認為：「不延伸對售後市場備用零組件的設計專利保護，是在市場自由化的原則下，能夠最有效達成內部市場調和的一種方式[14]」基於這樣的結論，歐盟委員會同時提出了一份對於歐盟設計指令的修正草案[15]，由於以德國為首的汽車大國不斷杯葛這項修法，因此這項草案最終在2014年5月22日被撤回。

　　　而在歐盟設計規則中，維修免責條款規定在第110條當中，其中第110條第1項規定，一直到歐盟委員會對於施行本規則提出修改之前，在第19條第1項的意涵中，歐盟設計保護不應存在於一項複合性產品的零組件所構成的設計產品，該零組件係以維修該複合性產品而回復其原始外觀為目的[16]。此項條文雖然如同歐盟設計指令一般，以過渡條款的形式訂定於歐盟設計規則當中，但是一直以來歐盟成員國內各方的立場無法調解，因此直至今日，歐盟委員會仍無法提出修法的提案。

　　3. 要件

　　　（1）複合產品之零組件

　　　　　在歐盟設計規則第3條第（c）款中，定義複合產品為一種由多種可替換且重複拆解的零組件所組成的產品[17]，該些複合產品的零組件，只要符合歐盟設計的要件，便可受到歐盟註冊設計的保護。但是，若該些零組件在正常使用的情況下無法替換或是無法重複拆解，則不屬於複合產品之零組件，例如運動鞋的鞋底和鞋面[18]。

　　　（2）零組件具有可視性

　　　　　然而，並非所有的零組件都是維修免責條款當中的適用客體，依照歐盟設計規則第4條第2項規定，該零組件在正常使用下，一旦組裝於複合產品上，視覺上應該要能夠被看見，並且該零組件在視覺上可見的特徵，仍應滿足新穎性和獨特性的要件[19]。

　　　（3）以維修複合產品而回復其原始外觀為目的使用零組件

　　　　　這個要件又包含兩個部分，一是以維修複合產品為目的而使用其零組件，二是此一維修是以回復複合產品的外觀為目的。就前者而言，維修意味著此一零組件若是有毀壞或缺失的情況下，會影響複合產品的正常使用，因此必須要更換該零組件，讓複合產品回復到正常使用功能；換言之，若只是因為使用者各人的喜好，例如美觀考量、強化性能考量或是便利性考量等目的的改裝行為，就不在維修的範圍中。就後者而言，原始外觀指的是複合產品上市時候的外觀，而非改裝後的外觀[20]，但是並不包含原廠的商標所造成的差異[21]。

　　　（4）複合產品之零組件是否應具有依附性？

　　　　　依附性的要件並未規定在歐盟設計規則第110條第1項當中，而是在同法前言部分的第13項，該條文內容指出：「…不給予一件複合產品的零組件的設計任何歐盟設計的保護，其中該零組件是應用或結合於一項產品而構成一件複合產品的零組件且該設計的外觀具有依附性，是一個適當的安排…[22]」。而這邊所謂的依附性，依照上述條文內容的解釋，主要是指此一零組件的設計，在外觀上必須要依附在複合產品上[23]。是以，如果該零組件具有可替代性，或是具有多重組合與搭配的可能性時，則該零組件不具有依附性[24]。

　　　　　此一依附性的要求是否應納入維修免責條款加以解釋，引起了很大的爭議。其一當然是依附性的要求並未規定在維修免責條款的本文當中，因此是否構成維修免責條款的限制，有待商榷。第二則是此一依附性的限制，在現行的歐盟設計指令當中並未有依附性的相關條文，究其立法過程，因為欠缺協調，漏未刪除歐盟設計規則前言第13項的規定，才導致目前歐盟設計指令與規則對於依附性要求不一的情況，為此歐盟內部亦曾有要求刪除歐盟設計規則前言第13項的提議[25]。

（二）案例一：C – 397/16 案件

Acacia是義大利的輪框製造商，其品牌名稱為「WSP Italy」，專門製造各種品牌汽車用的合金輪框並在網站上銷售，例如BMW、Audi等品牌汽車。由於有部分的輪框設計與Audi的輪框設計完全相同，因此Audi公司對Acacia提出了訴訟，其產品比較圖如圖3及圖4所示。其中，Acacia所銷售的輪框上都標示”NOT OEM”，意味著非原始設備製造商製造，並且Acacia的銷售相關文件、發票、網站都指出，具有爭議的輪框是專門為了維修目的提供零組件而銷售的[26]。

圖3 Audi集團在歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office；EUIPO）的汽車輪框註冊設計[27]

圖4 WSP Italy品牌適用Audi汽車的輪框

Audi在義大利米蘭地方法院（Tribunale di Milano）提起訴訟，要求法院確認並聲明Acacia所製造和銷售的這些輪框侵害了Audi的歐盟設計，而地方法院的判決支持Audi的主張。Acacia不服此判決，故向義大利米蘭上訴法院（Corte d’Appello di Milano）提起上訴抗辯他們所製造汽車輪框之行為屬於「維修免責條款」之規定。上訴法院注意到，義大利法院和其他成員國法院對於歐盟設計規則中第110條維修免責條款的解釋有爭議，因此向歐盟法院（Court of Justice of the European Union; CJEU）聲請解釋[28]。

（三）案例二：C – 435/16 案件

Porsche擁有汽車合金輪框的歐盟設計保護。而廠商Acacia製造了相同形狀的汽車輪框，並在德國的網站上銷售，銷售對象為最終消費者且可以單獨購買或是大量購買，而在德國也可取得。其中，Acacia更以英文指出其製造的輪框限用於Prosche的車款且是做為維修用途以重建Porsche原始外觀的完全複製品，但Porsche則指出Acacia的輪框部分在顏色和尺寸上與Prosche的原廠產品不符[29]。

Porsche在德國的斯圖加特地區法院起訴，特別要求法院禁止Acacia製造和銷售有爭議侵犯Porsche原廠設計的輪框。地區法院判決Porsche勝訴，Acacia上訴後也被駁回，最後上訴到德國聯邦最高法院。聯邦最高法院認本案之上訴結果取決於歐盟設計規則第110條第1項維修免責條款的解釋，因而聲請歐盟法院解釋[30]。

（四）C – 397/16、C – 435/16案件的法律爭點

上述兩個案件所提出的請求都是關於歐盟設計規則第110條第1項的解釋，因此上述兩個案件採取合併審理，其中歐盟法院被請求回答三個主要問題：

維修免責條款是否僅適用於「依附性」零組件？
什麼條件下可以適用維修免責條款？
在依賴此維修免責條款的情況下，複合產品的零組件的製造商或銷售商必須採取何種措施以確保零組件是專門用於維修目的？

其中，依附於複合產品（汽車）外觀的零組件通常為擋風玻璃、保險桿、車燈等。至於汽車輪框具有不同的造型設計，可以與車體產生不同的搭配，因此難以認定輪框是依附於複合產品外觀的零組件而具有依附性。是以，維修免責條款是否僅適用於依附性零組件的結論將會直接地影響Acacia的輪框是否對Audi以及Porsche侵權的判決結果。

（五）歐盟法院的意見

關於第一個問題，歐盟法院認為維修免責條款不限於「依附性」零組件。佐審官認為，歐盟設計規則第110條第1項中維修免責條款的目的是避免權利人對複合產品的零組件造成壟斷。若是維修免責條款只能限定在依附性零組件時，那麼消費者只能對於依附性零組件有較多的選擇，但非依附性的零組件，如前述之輪框的副廠零組件製造商便仍舊無法進入零組件市場，如此一來將會衝擊到想要購買與出廠零組件外觀相同的副廠消費者權益。

因此，歐盟法院認為歐盟設計規則第110條第1項中維修免責條款的適用品項包含所有複合產品之零組件，並不限於必須由複合產品外觀所界定之零組件形狀，對零組件的形狀並沒有限制。[31]

關於第二個問題，歐盟法院認為維修免責條款的適用條件有以下兩個條件：「複合產品之零組件」以及「零組件的使用目的是為了維修複合產品以恢復其原始的外觀」，此二要件本文先前已有說明，此處不再贅述。

關於第三個問題，佐審官提到，維修免責條款的目的是防止設計權人透過設計專利權而壟斷市場，進而可實現替換零組件市場的自由化。在提供保護例外的情況下，為了使設計權人的專利權和第三方的權利之間取得平衡，歐盟法院提供了幾個零組件製造商或供應商使用維修免責條款的建議方法。

　　1. 擔保義務

　　　第一種方法，包括要求製造商和供應商保證他們製造或銷售的替換零組件將用於「修復複合產品，以恢復其原始外觀的目的」[32]。這種擔保義務意味著製造商和供應商將對行銷鏈中所有行為者，包括最終使用者的行為負責。

佐審官認為這會限制製造商和供應商的商業交易行為，將使得副廠零組件進入市場造成阻礙，同時也違反「維修免責條款」欲達到市場自由化之目的[33]。因此佐審官認為不應要求製造商和供應商保證他們製造的零組件按照上述條件來使用[34]。

　　2. 申報義務

　　　第二種方法是強制要求製造商和供應商有義務從客戶那裡獲得聲明，表明他不會將該零組件用於歐盟設計規則第110條第1項規定以外的任何目的[35]。佐審官認為這種方法的有效性值得懷疑。可以想像的到，製造商或供應商可能正式獲得該聲明，但客戶實際上並不會根據該條款中規定的條件來使用此零組件。

　　3. 注意義務（Diligence Requirements）

　　　第三種方法是義大利政府和歐盟委員會提出[36]。其中，製造商或供應商應一方面告知客戶，相關零組件採用的設計是屬於設計權所有人並非製造商或供應商。另一方面，此零組件是專門用於修復複合產品以恢復其原始外觀的目的，不能使用於其他用途。

　　　佐審官認為這是促成歐盟市場自由化，以及呼應「維修免責條款」的最有效的執行方法。

📣接續下文：設計專利維修免責條款之研究－以汽車售後維修零組件為例（下）

本文為108年度專利師職前訓練第二組之研究報告，經授權發佈

作者群／沈建興、劉浩祺、楊登超、樓宗興、林恩榮、蔡侑芸、葉名宜、陳致浤，皆為專利師。

編輯／馬克斯專利師

參考及補充資料

[1] 設計的保護在各國制度及名稱均有所不同，台灣、美國、日本、中國大陸等國家，均歸屬在專利法或另有設計專利法（如日本意匠專利法）及相關法律體系下，然而在澳洲與歐盟卻僅以設計或註冊設計一詞指稱。本文中，除了說明澳洲與歐盟法律規範及案例時使用設計、註冊設計或設計權，其他部分主要使用台灣法律體系中的設計專利或設計專利權，核先敘明。

[2] 李盈逸，台灣汽車售後服務（Aftermarket：AM）零組件產業分析，2010年，造訪日期：2019年3月11日。

[3] MoneyDJ理財網，營運展望樂觀的台灣汽車零組件廠，2004年8月10日，造訪日期：2019年3月11日；葉雪美，解析汽車大廠在台灣的維修零組件專利佈局，北美智權報，169期，造訪日期：2019年3月13日。

[4] 美國保險公司State Farm採用有差別性的保險費率，一方面告知保險人採用OEM產品的保險費率較高，另一方面修改保險契約內容，將契約中的「恢復原狀」改為「恢復原有功能」，State Farm又另外與維修廠達成默契，並且鼓勵及教育消費者接受品質優良的副廠維修產品。美國伊利諾州最高法院陪審團判定，「Avery與State Farm案件」全國性集體控告不成立，被告State Farm勝訴。Avery v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co., No.97-L-114 (III. Cir. Oct. 8, 1999)，造訪日期：2019年3月13日。

[5] 進入障礙又可區分為外生性進入障礙及內生性進入障礙。外生的進入障礙植根於外部市場條件，例如技術、產品性質、研發強度等。而內生的進入障礙則是由事業自主控制進行的，例如專利、對戰略資源的控制等。參閱威廉‧G‧謝潑德及瓊安娜‧M‧謝潑德合著，張志奇等合譯，產業組織經濟學（The Economics of Industrial Organization, 5th edition, 2004），232-234頁。

[6] 徐銘夆，歐盟汽車零組件工業設計保護之修正草案立法脈絡介紹，智慧財產權月刊，2008年2月，110期，40頁。

[7] DIRECTIVE 98/71/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 October 1998 on the legal protection of designs.

[8] 徐銘夆，註6文，38-39頁。另可參見，經濟部智慧局，歐盟執委會撤回設計指令之「維修免責」修正提案研析報告，台灣經貿網，2014年12月24日，造訪日期：2019年3月3日。

[9] COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs.

[10] 這兩者的區別在於，指令（Directive）僅有間接的指示效力，必須要由歐盟會員國，將指令內的規定經由國內立法程序，轉變成內國法律，才能對該國國民產生法律約束的效力；規則（Regulation）則具有直接的法律效力，無待歐盟會員國於國內立法，便可直接對歐盟內所有會員國的國民發生拘束效力。

[11] 歐盟設計指令第14條原文如下：「Until such time as amendments to this Directive are adopted on a proposal from the Commission in accordance with the provisions of Article 18, Member States shall maintain in force their existing legal provisions relating to the use of the design of a component part used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance and shall introduce changes to those provisions only if the purpose is to liberalise the market for such parts.」

[12] 歐盟設計指令第18條原文如下：「Three years after the implementation date specified in Article 19, the Commission shall submit an analysis of the consequences of the provisions of this Directive for Community industry, in particular the industrial sectors which are most affected, particularly manufacturers of complex products and component parts, for consumers, for competition and for the functioning of the internal market. At the latest one year later the Commission shall propose to the European Parliament and the Council any changes to this Directive needed to complete the internal market in respect of component parts of complex products and any other changes which it considers necessary in light of its consultations with the parties most affected.」

[13] SEC(2004)1097/1, PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING DIRECTIVE 98/71/EC ON THE LEGAL PROTECTION OF DESIGNS-EXTENDED IMPACT ASSESSMENT.

[14] 同前註，42頁第7.1段「…the Commission is of the opinion that the option not to extend design protection to spare parts in the aftermarket is the only effective one to achieve complete harmonisation in the internal market on the principle of liberalisation, in line with Commission’s intention in the original proposal in 1993 and the spirit of the Block Exemption Regulation.」

[15] COM(2004)582/F1, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs.

[16] 歐盟設計規則第110條第1項原文如下：「Until such time as amendments to this Regulation enter into force on a proposal from the Commission on this subject, protection as a Community design shall not exist for a design which constitutes a component part of a complex product used within the meaning of Article 19(1) for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance.」

[17] 歐盟設計規則第3條第(c)款原文如下：「(c) ‘complex product’ means a product which is composed of multiple components which can be replaced permitting disassembly and re-assembly of the product.」

[18] 葉雪美，解析歐盟設計法第110條(1)款規定之適用條件，北美智權報，208期，造訪日期：2019年3月2日。

[19] 歐盟設計規則第4條第2項原文如下：「A design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character: (a) if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter; and (b) to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.」

[20] 徐銘夆，歐盟共同體設計維修免責條款之實踐與探討─以英國BMW v. R&M案為中心，智慧財產權月刊，2015年8月，200期，58頁。

[21] 徐銘夆，歐盟維修免責條款再進化─以歐盟法院最新判決與政策動向為中心，智慧財產權月刊，2018年11月，239期，45頁。

[22] 歐盟設計規則前言第13項原文摘錄如下：「…it is appropriate not to confer any protection as a Community design for a design which is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the design is dependent…」

[23] 徐銘夆，註20文，58頁。

[24] 徐銘夆，註20文，58頁。

[25] 同前註，41-42頁。

[26] Case C-397/16-Acacia Srl v. Audi AG and Case C‑435/16-Acacia Srl v. Porsche AG [ 2017] ECLI:EU:C:2017:992, paragraph 12.

[27] 葉雪美，CJEU擴大了設計法中維修條款的適用範圍—-狠狠打了德國法院一耳光，北美智權報，206期，造訪日期：2019年3月20日。

[28] 註26文，12-15段

[29] 同前註，17段。

[30] 同前註，18-20段。

[31] 同前註，46-47段。

[32] 同前註，122段。

[33] 同前註，125段。

[34] 同前註，128段。