關於製法界定物之申請專利範圍的探討

依據我國專利審查基準，對於物之發明，若以其製法之外的技術特徵無法充分界定申請專利之發明時，始得以製法界定物之發明；且以製法界定物之請求項，應記載該製法之製備步驟及參數條件等重要技術特徵，例如起始物、用量、反應條件（如溫度、壓力、時間等）。

以製法界定物之請求項，其申請專利之發明應為請求項中所載之製法所賦予特性之物本身，亦即以製法界定物之請求項（product by process），其是否具備新穎性或進步性並非由製法決定，而係由該物本身來決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。

實務上對於製法界定物之申請專利範圍解釋有兩種觀點，一是認為製造方法需作為技術特徵解釋，另一觀點是認為製造方法非技術特徵。

案例一：製造方法需作為技術特徵解釋（智慧財產法院99年度行專訴字第11號判決）

系爭專利請求項1為：「一種聚醯亞胺積層板，包含有聚醯亞胺層及銅箔，應用於軟性印刷電路板，其製作方法係以聚醯胺酸溶液塗佈於銅箔表面，經過至少250℃之加熱使該聚醯胺酸進行亞醯胺化成聚醯亞胺層，該聚醯亞胺積層板之剝離強度依據JIS6471-8.1方法所做之檢驗值至少為0.8kgf/cm，其尺寸安定性依據IPC-TM-650，method 2.2.4方法所做之檢測少於0.1%，其中該聚醯胺酸溶液係將苯二胺與二胺基二苯醚之芳香族二胺溶解於包含有1至30重量%之丙酮之極性非質子溶劑，加入至少一芳香族四羧酸二酐以反應成聚醯胺酸溶液，其中該聚醯胺酸溶液之固含量為至少10%及黏度為至少10000cps。該聚醯胺酸溶液添加無機填充材料；其中該塗佈方法係以聚醯胺酸溶液定量供給方式塗佈於連續移動之金屬箔表面。」。

智財法院認為：製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件固非由製造方法決定，而係在該物本身，惟就系爭專利而言，其說明書及實施例業已證明選擇不同之製造條件，例如不同組成之芳香族四羧酸二酐或芳香族二胺之組合反應，所製備之聚醯亞胺樹脂即會有不同特性，例如，高溫安定性，熱膨脹係數，玻璃轉移溫度，對金屬之接著性，尺寸安定性等，其不同特性之結果將影響其所製成之聚醯亞胺樹脂之應用範圍，亦即影響其所製成之聚醯亞胺積層板使用情形。

系爭專利既無法以明確之結構界定該聚醯亞胺積層板，則以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明為申請專利範圍中「所載之製造方法所賦予特性」之物本身，除非能清楚界定系爭專利申請專利範圍第1項中所載之製造方法所賦予該聚醯亞胺積層板之所有特性，且引證案所揭露之物能證明與系爭專利所揭露由所載之製造方法所賦予特性之聚醯亞胺積層板相同或屬能輕易完成者，否則尚難排除考量該製法條件步驟之界定。

智財法院認為原告指稱系爭發明專利性質上屬物品專利，非方法專利，關於進步性之比對，即應以系爭發明專利所描述之產品元件（即聚醯亞胺層及銅箔）來判斷，無庸將其製造方法列入進步性之比對云云，並非可採。而各引證案中與系爭專利係利用於聚醯胺酸溶液中添加無機填充物（例如雲母），並在聚醯胺酸溶液塗佈於銅箔後，經250℃以上加熱亞醯胺化成聚醯亞胺樹脂層，在高溫情況下因聚醯亞胺樹脂內之無機粉末（例如雲母）阻絕了氧氣滲透，而減少聚醯亞胺樹脂層與銅箔界面間發生氧化，以增進聚醯亞胺對銅箔的接著效果之手段與原理不同，因此無法證明系爭專利不具進步性。

案例二：製造方法非技術特徵（智慧財產法院101年度行專訴字第82號判決）

系爭專利請求項1為：「一種防滑袋體改良，其是包含在一袋體的一側層面是可配合一壓設板件於該袋體表面的薄膜層來成形出預設形態的防滑區域，該壓設板件在作用一側是形成有數多預設形狀及排列的突部，以藉由輔助工具將該壓設板件對應著袋體其正層面施以印製，使該袋體的表層面形成以複數只具預設形態的防滑區域；以利袋體在盛裝入物品相堆疊時，能藉由表層面的防滑區域來避免袋體因過度堆疊產生平滑所碰觸而發生倒塌的設置。」。

智財法院認為請求項1之結構特徵為「袋體一側層面之薄膜層，形成複數只具預設形態之防滑區域之結構」，而「可配合一壓設板件於袋體表面之薄膜層，以成形出預設形態之防滑區域，該壓設板件在作用一側是形成有數多預設形狀及排列的突部，以藉由輔助工具將壓設板件對應袋體正層面施以印製」僅為製造方法敘述而非屬結構特徵。並認為證據2之止滑凸粒雖採塗覆形成而與系爭專利採壓設方式形成不同，但兩者均僅用於在袋體表面形成突出之防滑結構，而非用以改變結構特徵。因此證據2之包裝袋止滑層及其表面具有多數止滑凸粒之結構特徵，已實質揭露如系爭專利請求項1之防滑袋體，其在一袋體之一側層面，設置多數預設形狀及排列突部之結構特徵。

應優先以結構特徵界定物品請求項

因此，建議申請人應優先以結構特徵界定物品請求項，當其特徵難以用結構特徵充分界定時，申請人得選擇以製造方法界定請求項。但，申請人應記載該製法之製備步驟及參數條件等重要技術特徵，並且於在說明書內充分說明該製造方法可產生改變該物品結構特徵或其他特性之結果，方可於解釋申請專利範圍時對物品請求項之結構特徵或特性產生限定作用。否則於審查及訴訟階段仍容易被認定為非屬結構特徵，而不納入技術特徵之比對範圍及限定條件。

本文經 仰正國際法律專利商標聯合事務所 授權轉載，原文在此
編輯／馬克斯
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