108年專利法修正之修法重點介紹（上）

今年（2019年）4月16日立法院通過了專利法部分條文的修正草案（註1），並且在5月1日經總統公布（註2）。依照以往慣例，總統公布後約6個月便會正式公告施行，因此可預期，本次修正條文的公告施行日期約在今年11月初（編按：108年5月1日修正公布之專利法部分條文，業經行政院7月31日核定自108年11月1日起施行。）。

本次總共修正了17個條文，是100年專利法全盤修正之後，修正條文最多的一次修正，對於現行專利實務的變動也可算是100年後最大的一次，專利實務工作者和申請人不可不知。而依照專利申請實務上的重要性，本次修正共有三個小重點和四個大重點。

小重點一：刪除遲誤檢送優先權證明文件期間作為得申請回復優先權主張的事由

原專利法（以下同）第29條第4項規定，申請人未於最早優先權日後十六個月內檢送優先權證明文件，而視為未主張優先權之情形，得於最早優先權日後十六個月內，繳納申請費並補行檢送優先權證明文件，申請回復優先權主張。

但是，由於檢送優先權證明文件的期間與得申請回復優先權主張的期間都是最早優先權日後十六個月，若申請人未於優先權證明文件檢送期間內檢送優先權證明文件，時程上必定會超過得申請回復優先權主張的期間，導致實際上未於優先權證明文件檢送期間內檢送優先權證明文件的申請人根本不可能申請回復優先權主張，因此修正後的第29條第4項便將此一事由刪除。

小重點二：刪除核准延長專利權期間所採計的外國試驗期間超過外國專利主管機關認許期間，得為舉發的事由

上述規定原本的用意在於避免專利權人取得不當專利權延長期間的利益，但是專利權期間延長核定辦法107年修正時（註3），便以「該辦法第4條第1項第1款及第6條第1項第1款所定「為取得中央目的事業主管機關核發藥品許可證、農藥許可證所進行之國內外臨床試驗、田間試驗期間，該國內外臨床試驗、田間試驗係以經專利專責機關送請中央目的事業主管機關確認其為核發藥品、農藥許可證所需者為限。申請人以國外臨床試驗、田間試驗期間申請延長專利權者，其是否曾在國外據以申請延長專利權期間且已核准，並非所問，故無備具該等核准延長期間證明文件之必要，爰予刪除。」為由，刪除原辦法第5條第2項及第7條第2項中，要求曾以國外臨床試驗期間或田間試驗期間申請延長專利權期間核准者，應檢附國外相關主管機關核准延長期間證明文件的規定。

既然已經刪除要求申請人檢附國外相關主管機關核准延長期間證明文件的規定，本次修正便基於上述相同理由，刪除原第57條第1項第6款。修法說明更進一步補充說明，若認為據以延長專利權期間的外國試驗期間與外國專利主管機關所認可者不同而有不當之處，可依同項第3款提起舉發，故刪除本款並不影響第三人權益。

小重點三：修正專利檔案的保存年限

由於原第143條要求專利專責機關應該要永久儲存專利申請書件、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及圖說等專利檔案，造成經濟部智慧局必須要找尋大量的儲存空間存放這些書件資料（註4）。

此一修法主要便是為了減輕智慧局保存文件方面的負擔，修正後的第143條規定，除經智慧局認為具有永久保存價值的專利檔案之外，發明、新型以及設計專利等不同專利類別的檔案，則分別規定30年到10年不等的保存期限。

大重點一：放寬發明及新型專利核准後得申請分割的期間

分割案的功能

專利的分割，在申請實務上主要有四個功能：

1. 實質上為兩個以上創作（為求精簡，本文使用創作來涵蓋發明、新型和設計三種專利）的一個申請案，在申請過程中為了克服不符合單一性的審查意見，而將該申請案分割成為一個以上的分割申請案。
2. 具有兩個以上創作的一個申請案，其兩個創作之間屬於一個廣義創作概念而具有單一性，但在申請過程中，為了克服部分核准、部分不核准的審查意見，而將部分不核准的部份另外分割出來，讓部分核准的部分先取得專利權，同時就不核准的部份繼續進行答辯。
3. 將說明書和圖式當中已經有記載，但並未在申請專利範圍中請求的創作，在申請中或是核准之後，以分割申請案另案新增申請專利範圍，來完整保護申請時所揭露的創作概念。
4. 是為了達到專利布局與專利權行使的靈活性，而將不同的請求項群組或範圍，分割成為兩個以上的專利。

本次修正後申請分割案的時間點

本次修法前後得申請分割時間點的不同，整理如以下表一所示。

表一、修法前後發明、新型及設計專利申請分割時間點的差異

就發明專利而言，原專利法（以下同）第34條第2項規定，能夠申請分割的時間點只有兩個，但是修法之後得申請分割的時間點變成三個，一是保留了原先再審查審定前得申請分割的時間點，二則將核准審定書送達後的期限從30日放寬到3個月，三是允許再審查審定後亦得提出分割申請。

就新型專利而言，原第107條第2項規定，只能在處分前提出分割申請，而修法之後新增了一個申請分割的時間點，允許在核准處分書送達後3個月申請分割。

設計專利分割申請的時間點，本次並未修正，維持原本第130條第2項規定，僅得在再審查審定前提出分割申請的規定。

納入不符核准審定後分割申請案要件的情形作為不予專利的審定及舉發事由

由於本次修正大幅放寬了發明和新型專利核准後申請分割的期間，為了避免重複專利，特地將原施行細則第29條第1項納入第34條第6項作為核准審定後所提分割申請案的要件。此一要件包含兩個部分，一是核准後的分割申請案應自原申請案說明書或圖式所揭露的發明或新型技術內容申請分割，二是核准後的分割申請案應與原申請案核准審定的請求項非屬相同發明。並且進一步將違反上述核准後分割申請案要件規定的情形，分別納入第46條不予專利的審定事由和第71條第1項第1款舉發事由，成為法定的專利要件之一。

第71條第3項另規定，前述舉發事由為本質性事項，因此得溯及既往，日後提起舉發案件，應依舉發時的規定，也就是修正後的規定加以判斷之。原本施行細則第29條第2項的內容則納入到第34條第7項中，要求原申請案在核准審定後申請分割時，經核准審定的說明書、申請專利範圍和圖式不得有所變動。

新型專利的部分，對應修正了第119條第1項第1款和同條第3項納入上述核准後分割申請案要件作為舉發事由以及溯及適用的規定。第120條亦對應修正，新增準用第34條第5、6、7款續行審查、核准後分割申請案要件以及核准審定內容不得變動的規定。但是，上述核准後分割申請案的要件，本次修法並未納入第112條形式審查的項目，這代表著核准後分割申請案的要件屬於如新穎性、進步性等實體要件，在舉發階段始予審查。

發明專利核准審定後提出的分割申請案，依照第34條第6款規定，續行核准審定前的審查程序。亦即，若分割申請案於原申請案的核准審定書送達後提出，則該分割申請案續行初審核准審定前的初審審查程序；若分割申請案於原申請案的再審查核准審定書送達後提出，則該分割申請案續行再審核准審定前的再審審查程序。新型專利分割申請案於原申請案的核准處分書送達後提出，則依照第120條準用第34條第6款規定，續行初審核准處分前的形式審查程序。

本次修法在實務上的運用

從分割案的功能來看，這次修法主要是給予申請人更多的時間，在取得專利核准審定之後，檢視已經核准的專利範圍是否還有不足之處，來決定是否要利用分割申請案，提出與原申請案不同的申請專利範圍，以進一步完整保護申請時所提出的創作概念，並且擴大申請專利範圍。若要善加運用這點，對申請人來說，在提出專利申請時，應該要盡可能充實專利說明書的內容，詳實記載各種不同的實施例或實驗例，在專利申請過程中或核准之後，才能有更多評估是否提出分割申請案的空間。

但是，這次修法參考日本特許法的同時，未納入領證後不得分割的限制（本次專利法修正草案與日本特許法的比較，以及對於未納入領證後禁止申請分割案限制的疑問和討論，也可參考：北美智權報，我國專利複審是否也宜允許分割案申請？對照日本之相關規定），也造成公眾利用已公開專利技術的風險。專利說明書所揭露的技術內容，若沒有記載在申請專利範圍中，便是申請人貢獻給社會大眾的技術資料，任何人都可以自由利用這些技術資料做進一步的運用。然而，這次修法將核准審定後提出分割案的時間，從原本的30天延長到3個月，加上分割申請案續行初審或再審程序的審查時間約需3到9個月，扣掉核准審定後最快約1個月完成公告的時間，粗算從原申請案公告後約5到11個月才能得知分割申請案核准公告的申請專利範圍，這段不確定的期間似乎稍長了些。

從專利布局應用的角度來說，專利權人可以運用這段不確定期間製造「專利陷阱」，讓競爭對手誤認為專利權人在公告專利說明書當中的特定技術內容未受專利權保護而採用該技術，涵蓋該項特定技術內容的專利分割申請案核准之後，專利權人便可運用該件專利有效打擊競爭對手。

📣 其他三大重點請見：108年專利法修正之修法重點介紹（下）

本文經 博胤法律‧誠宏智財 授權轉載，原文於此
作者／陳致浤 專利師
編輯／馬克斯
Photo credit: Brook Whitney@flickr, CC BY-NC-ND 2.0