108年專利法修正之修法重點介紹（下）

今年（2019年）4月16日立法院通過了專利法部分條文的修正草案（註1），並且在5月1日經總統公布（註2）。依照以往慣例，總統公布後約6個月便會正式公告施行，因此可預期，本次修正條文的公告施行日期約在今年11月初（編按：108年5月1日修正公布之專利法部分條文，業經行政院7月31日核定自108年11月1日起施行。）。

本次總共修正了17個條文，是100年專利法全盤修正之後，修正條文最多的一次修正，對於現行專利實務的變動也可算是100年後最大的一次，專利實務工作者和申請人不可不知。而依照專利申請實務上的重要性，本次修正共有三個小重點和四個大重點。

📣三大小重點及第一大重點請回顧：108年專利法修正之修法重點介紹（上）

大重點二：加速舉發案的審理時程

雖然舉發在專利法中的目的是為了進行公眾審查，但實務上，專利舉發往往是涉及專利侵權糾紛時，被告或疑似侵權方的攻擊和防禦手段，舉發案件的結果，也通常是最終紛爭解決的關鍵。智慧財產法院審理專利民事訴訟案件時，根據智慧財產案件審理法第16條，能夠在個案當中自為判斷專利的有效性，但要取得最終撤銷專利權的結果，還是要透過專利舉發程序。因此，本次修法便是為了讓舉發程序能夠儘快審結、解決紛爭，避免因為舉發人和專利權人不斷往來造成不必要的拖延，以下一一說明修法的相關內容。

限期補充舉發理由

依照原專利法（以下同）第73條第4項規定，舉發人提出舉發申請之後，若要再補充舉發理由或證據，應該要在舉發申請提出後1個月內提出，以避免審查時程的拖延。但是，該項但書規定，補充舉發理由或證據在舉發審定前提出的話，專利專責機關仍然應該要加以審酌。因此，舉發人仍可不受限制地，在舉發審定前的任何時間點提出補充舉發理由或證據。專利專責機關雖可依照原第74條第3項規定，認為舉發人有遲滯審查之虞，或事證已經明確，而逕自予以審查。不過，由於原第73條第4項但書的規定，當舉發人逾越補充舉發理由或證據的期限時，欠缺對應的法律效果，使得原本法條中所訂定的期間形同虛設。實務上常見舉發人提出舉發後，與專利權人之間持續進行攻擊防禦，不斷補充舉發理由和證據，拉長了舉發審理的時程。

有鑑於上述狀況，本次修法後的第73條第4項，將舉發人在舉發申請後補充舉發理由與證據的期間延長為3個月，若超過此一期間所提出的舉發理由和證據，專利專責機關將不予審酌。如此一來，此一3個月補充舉發理由與證據的期間，便轉變成為法定期間，而能夠有效促使舉發人儘快提出補充舉發理由與證據。

限制提出更正的時間點

本次修法一方面限制了舉發人補提舉發理由和證據的期間，另一方面也對應限制了專利權人提出更正的時間點。依照修正後第74條第3項規定，在舉發案件的審理過程中，專利權人只能在以下三個時間點提出更正：

專利專責機關通知專利權人對舉發理由及證據提出答辯時；
舉發人補提舉發理由及證據後，專利專責機關通知專利權人對舉發理由及證據提出補充答辯時；以及
舉發案與更正案合併審理的時候，專利專責機關發出審查意見通知書，通知專利權人其所提出的更正案不予核准，專利權人得對此不予核准的審查意見函提出申復意見的期間內。

惟依照同項但書規定，上述對於專利權人提出更正時點的限制，只適用於舉發案件的審理過程中，若是發明案件在民事訴訟或行政訴訟案件進行的過程中，可以隨時提出更正。另依照修正後第118條第1項，上述規定在新型專利也準用。

明定舉發人及專利權人在舉發程序中回覆專利專責機關的期間

修正後第74條第4項規定，當專利專責機關在舉發案審查的過程中通知舉發人或專利權人表達意見的時候，舉發人或專利權人應該要在1個月內回覆，除非有准予延展的情況，否則若超過此一期限回覆，專利專責機關將不予審查。修法理由特別說明，本項內容已經明定遲延的法律效果，因此本項期限在性質上屬於法定期間，而非指定期間，並沒有第17條第1項但書的適用。

而舉發案件審理過程中，專利專責機關會通知舉發人或專利權人回覆的情況包括：

• 通知專利權人對舉發人補充的舉發理由和證據進行補充答辯；
• 通知舉發人對專利權人所提出的更正案內容表示意見；
• 通知專利權人對不予更正的審查意見進行申復；以及
• 基於證據調查或行使闡明權的必要而通知專利權人或舉發人表示意見。

最後，舉發人及專利權人雖依照前述規定表達意見，但若專利專責機關認為雙方有遲延審查，或舉發案件的事證已經明確，仍可依照修正後第74條第5項，不待雙方回覆，逕自進行審查。

更正刪除請求項者無需交付舉發人表示意見

最後一項修正，便是適度簡化舉發審查過程中，專利權人提出更正案的處理程序。

舉發案件審理的過程中，舉發人若認為專利權人所提的更正內容違反相關規定，僅能在更正案審定之後提出舉發，而無法在舉發及更正合併審理的過程中，對更正內容提出有效的攻擊。因此，基於雙方武器衡平的原則，當專利權人提出更正案後，專利專責機關經審查後認為應該准予更正時，會先將專利權人所提的更正內容轉發給舉發人，讓舉發人在專利專責機關做出准予更正的處分前，能夠及時提出對該更正內容的意見，以供專利專責機關參考。

然而，在100年修法之後，舉發案採取逐項審定，更正若僅刪除請求項，雖然申請專利範圍有變動，但是對舉發人來說，影響只有舉發聲明和舉發標的的縮減，並沒有導致舉發人獲得其他不利益的可能。因此，修正後第77條第3項規定，若更正案所為的更正只有刪除請求項，那麼專利專責機關便可不用將更正內容轉交專利權人表示意見，以簡化舉發審理流程。

舉發審查時程加速對實務的影響與建議

據報載，經濟部智慧財產局預期，修法之後能夠將舉發案件的審結時間從原本的2到3年縮短到1年以內（註3）。個人認為，修法前已經賦予專利專責機關避免程序延宕而得不予審酌的依據，本次修法加速舉發審查時程的同時，實際上是犧牲了專利權人與舉發人充分攻防的程序利益，其必要性似有可議之處。

再者，修法之後，由於對補充舉發理由和證據設下法定期間的限制，舉發人不能再採用打帶跑或留一手的方式，使用基本的證據提出舉發，根據專利權人答辯的理由或更正的內容，反覆補充舉發理由和證據，企圖造成突襲的效果。另一方面，對於專利權人來說，回應舉發理由和證據的時間，其實並不若舉發人補充舉發理由及證據的時間充裕，加上更正的時間點被限制，專利權人在舉發程序中就顯得弱勢了些。

往後舉發人提起舉發前，除非有其他訴訟進行的時間壓力，否則建議還是要盡可能完整充分的提出所有舉發理由和證據，並規劃專利權人答辯的可能方向和應對方案，以免後續舉發程序當中，由於時間限制而無法及時補充舉發理由和證據。而就專利權人來說，除適當的提出延展，以爭取回應時間之外，若有需要提出更正，要記得在答辯時一併提出，否則更正將不會被接受。

大重點三：新型專利更正限制時點並改採實質審查

新型專利僅得於技術報告申請時或訴訟繫屬中申請更正

依照原專利法（以下同）第118條，新型專利提出更正申請案並沒有時間的限制，而本次修法基於加速時程、避免程序延宕的理由，依照修正後第120條準用第74條第3項規定，在舉發案審理的過程中限制了新型專利權人提出更正的時點。基於前述修正相同的理由，加上新型專利進行更正，主要是作為應對新型專利權被撤銷的防禦方法，因此修正後第118條將新型專利得申請更正的時間點限制在以下兩個期間：

• 新型專利權申請新型專利技術報告案件審理中；以及
• 新型專利權有訴訟案件繫屬中。

其中，新型技術報告的申請人不論是新型專利權人本人，或是其他第三人，並無特別限制，而訴訟案件應包含民事訴訟（專利侵權訴訟）和行政訴訟（舉發）。

新型專利更正一律採實體審查

原第118條是100年專利法修正的時候，特別將新型專利的更正申請案區分為無舉發案件和有舉發案兩個情況下有不同的審查模式。無舉發案的情況下，由於新型專利審查過程採形式審查，因此新型專利更正申請案也對應僅採形式審查。有舉發案的情況下，新型專利更正案採實體審查，並且與舉發案合併審理，以利新型專利權人與舉發人進行充分的攻擊防禦。

然而，修法理由基於維持新型專利權權利內容的穩定性，修法後的第118條刪除了此項區分方式，修正後所有新型專利更正申請案均採實體審查，而不再有形式審查的途徑。換言之，修法之後，新型專利更正申請案的審理，是依照第120條準用第67條之規定，需審酌更正申請案是否有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍，並且不得實質擴大或變更公告時的申請專利範圍。

新型專利更正修正對實務的影響與建議

上述修法中，個人認為對專利申請人來說影響並不大。實務上，若非因為新型專利技術報告審理過程中有評比不佳，或是遭遇到舉發案件及專利侵權訴訟的情況，新型專利甚少進行更正，因此本次限縮新型專利提起更正的時間點，應該不會造成專利申請人太多的困擾。另就新型專利更正採實體審查的部分，主要影響會在於，申請新型專利技術報告的審查過程中，若有提出更正申請案，此時新型專利技術報告的審查是否會暫停審理，等待更正申請案審定後，再續行審查新型專利技術報告？若是，將可能會拉長新型專利技術報告的審查時程。

大重點四：設計專利保護期間延長為15年

本次修正最後一項重點，就是設計專利的專利權期間，依照修法後的第135條規定，由原本的12年延長至15年。又依照新修正的第157之4條規定，只有在本次修法施行日，設計專利權仍存續的設計專利案，或者因為第142條第1項準用第70條第1項第3款未繳納第二年年費而於本次修法施行日時專利權消滅，但於本次修法施行後依照同條第2項回復設計專利權的設計專利案，上述兩種情況，才能適用本次修法延長設計專利權保護期間的規定。

此項放寬，依照經濟部智慧局對外表示，將能幫助我國設計產業發展（註4）。當然，相較於世界其他主要國家的設計專利保護期間，例如：工業設計海牙協定及美國等92國為15年，日本、韓國為20年，歐盟為25年（註5），我國設計專利保護年限稍短了些，此次修正也是縮小我國與其他國家之間對設計專利保護年限的落差，對專利申請人來說也是一大福音，能夠提昇採用設計專利進行保護的誘因。

本文經 博胤法律‧誠宏智財 授權轉載，原文於此
作者／陳致浤 專利師
編輯／馬克斯
Photo credit: Brook Whitney@flickr, CC BY-NC-ND 2.0