智慧局提案修正商標法，讓律師告訴你有什麼影響

2019年9月27日，智慧局推出了商標法的部分條文修正草案（點我看草案內容），並且推出了八大修正方向，這些方向有些賦予行政行為法源，更改管理制度，這些應該大多數人都樂見其成。但也有些部分會對權利範圍有所影響，值得觀察。

以下就稍微說說筆者對這次修正草案目前的看法：

1. 明定除律師或其他依法得執行商標代理業務者以外之商標代理人資格，並授權訂定相關管理辦法之法據。（草案第6條）

商標的申請爭議等事務，涉及大量事實認定與法律解釋，但目前商標代理人資格並沒有任何限制，因此雖有許多智權公司或智權事務所以商標代理為業，品質卻良莠不齊（事實上，我就有看過許多申請策略錯誤，申覆意見也極度慘不忍睹的案件）。因此，實務上多年來一直有聲音要法制化，本次修法又帶到這個議題，目前草案除了律師可代理商標業務以外，並擬授權主管機關（即智慧局）訂定代理人資格之規範。

事實上，以前專利師法通過後，就大量允許專利代理人轉任專利師，縱使未轉任專利師的也能繼續執行專利代理業務，只是不予核發新的專利代理人證書而已。因此，本次如果通過商標代理人的修法，想必會有類似之落日條款，允許目前已從事商標代理業務的業者可取得資格。

2. 明確專責機關以電子方式為送達之授權依據。（草案第13條）

電子化值得支持，目前本事務所都使用電子送案與收文，不僅更有效率，規費還可以減300塊唷。

3. 導入商標加速審查機制，回應外界取得商標權利之急迫需求。（草案第14條）

臺灣商標案件的審查時間其實不算長，專利其實更加需要審查期間的加速制度，但有這樣的修法方向也是好事。

4. 明定本法適格之申請主體。（草案第19條第3項）

根據草案，以後適格商標申請人可合夥、非法人團體等，但這會牽涉長久以來討論的問題：我們是否允許不具備權利能力者登記成商標權人？如果允許，權利是依據各團體或合夥的法律關係，歸屬於團體成員全體所有，還是要例外承認非法人團體有部份權利能力？我想根據草案的說明，應該還是否認非法人團體有權利能力，但商標法第28條、46等等共有商標申請權或商標權的相關規範解釋上又該如何處理？如果要非法人團體每次授權或移轉商標權時，都要全體團員同意，那一定是個災難。商標法本身除了具有行政程序法的性格外，也有實體法的規範，只處理申請程序的主體是不足夠的，修法時或許可一併考慮著作權法採取代表人制度。

5. 放寬主張優先權之程序要件、申請評定之除斥期間以及申請廢止之門檻。（草案第20條第4項、第58條第2項、第65條第1項）

這幾項修正都是些微調整而已，實務操作應該不會差太多。

6. 明確商標圖樣之部分取得後天識別性或具功能性之權利範圍。（草案第29條第3項、第30條第4項）

依據目前草案，29條第3項修正後的文字反而會有點解讀上的矛盾。聲明不專用的前提就是「不具識別性」，取得後天識別性應該也要被歸類為「具有識別性」才對。仔細解讀下雖然能理解草案的意思應該是指不具備先天識別性的標識應聲明不專用，但取得後天識別性者不在此限，但其實現行聲明不專用審查基準4.3也是採取相同見解，依現行法也沒有踰越母法的問題，這部份如果要修正，文字上可能需要再行斟酌。

7. 明確不受商標權效力拘束之指示性合理使用、善意先使用等內涵。（第36條第1項第2、3款及同條第2項）

新增的指示性合理使用本來是用第36條1項1款的「用途」二字衍伸出來的解釋，屬於實務見解的明文化，影響並不大，然而善意先使用的草案意旨，就跟目前實務見解不同了。目前善意先使用的範圍，部分法院見解認為並未限制在原產銷規模，也就是可以開分店或擴廠；然而草案將條文更改為「但以原使用之『範圍』為限」，且草案說明之範圍包含「原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等事項…」，對善意先使用人來說明顯是不利的修法方向。

8. 廢除異議制度，將商標註冊違法性問題統一透過評定制度解決。（刪除本法第二章第四節異議之規定）

個人認為是正確的修正，異議期間因前次修法由公告前挪為公告後，與現行評定程序發生競合，一直有疊床架屋的問題，兩程序實際運作上差距甚小，本來就沒有併存的必要（看看以前自己補習班時期做的比較表，都覺得害羞，根本是雞蛋裡挑骨頭來找差異）。

另外有一條草案，筆者覺得有趣，但智慧局沒有列出，是商標法第30條第1項第15款的規定。該條文是關於侵害他人權利的不得註冊事由（例如侵害著作權），現行法是規定以「判決確定」為要件，因此如果以往如果發生盜圖事件，要依本款撤銷商標權，就必須另外提著作權侵害之告訴或民事訴訟，這等到結果出來都不知道何年何月了，因此實務上通常都會盡量用其他事由請求撤銷。但這次的法案將「判決確定」的文字拿掉了，這代表行政機關必須以後自己來判斷權利侵害（還不只是智財權唷）的事實是否存在，這種將本來司法處理判斷的事項拿來自己審查，是非常罕見的現象，也讓筆者非常佩服這次草案的勇氣！

本文經授權轉載，原文在此
作者／蔣昕佑 律師
編輯／馬克斯
封面圖片源自智慧財產局