108年司法官、律師考試之智慧財產權法考科解析（專利題）

108年公務人員特種考試司法官考試（第二試）暨108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第二試）於10月19日至20日落幕，首先預祝關注智財散步的粉絲朋友們，終將金榜題名！！！

接下來咱們就來討論討論今年的智慧財產法考科的試題，特別要說明的是，這並非標準答案，僅供參考討論之用途

第一題商標法的考題請見此，第二題著作權法的考題請見此，最後來看第三題，有關專利法的考題！（考畢試題請點此）

三、甲為 A 光學鏡頭製造公司（下稱 A 公司）的行銷單位業務員。與 A 公司訂立僱傭契約，其中有條款關於研發成果歸屬，約定甲於 A 公司任職期間之所有發明，均自動歸屬於 A 公司，甲不得有異議。由於甲於任職 A 公司前，具有光學科技研究的博士學位與研究經驗，鑑於市場對智慧型手機之防震數位鏡頭的需求頗殷，遂自行研發 X 型防震數位鏡頭之生產技術。研發期間，甲曾利用或參考 A 公司的資料庫與現存光學鏡頭製造技術，並常就光學技術的技術問題諮詢 A 公司之研發部門。甲完成 X 型防震數位鏡頭之生產技術後，並未通知 A 公司，竟自行向經濟部智慧財產局申請發明專利，三年後獲授予專利之審定並公告。後因甲有資金之需要，將 X 型防震數位鏡頭之方法專利權讓與於乙，並業已向經濟部智慧財產局完成專利權之讓與登記。乙取得該專利後，大量生產 X 型防震數位鏡頭，於市場上銷售。

試附理由回答下列問題：

（一）該發明之專利權歸屬於何者？設若 A 公司得知乙產銷 X 型防震數位鏡頭之情事，欲以甲非 X 型防震數位鏡頭相關方法專利案之發明專利申請權人，舉發該方法專利，並依專利法第 35 條規定請求救濟，其是否有理由？（20 分）

（二）A 公司未經乙之同意，亦於市場產銷 X 型防震數位鏡頭。乙得否對 A公司主張專利權侵害而請求損害賠償？（10 分）

這一題考的是「非職務上之發明的權利歸屬與實施權」

第1⃣小題，甲員工（行銷單位業務員）的研發成果「X 型防震數位鏡頭之生產技術」，為職務上之發明或非職務上之發明？

　　專利申請權，指有申請專利之權利，除專利法另有規定或契約另有約定之外，一般即為發明人、創作人或設計人等。而這裡的專利法另有規定或契約另有約定，指的就是專利法第7條以下，有關職務上與非職務上發明之權利歸屬的相關規定。

　　受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。實務見解認為，認定是否為職務上之發明，應從「是否為受雇人於僱傭關係中之工作所完成」、「受雇人是否在客觀上有服務雇用人指示，提供一定勞務並受其監督」、「受雇人實際於公司所參與之工作為何」、「研發成果是否與其受雇之工作有關聯」等因素進行考量（請參閱：最高行政法院104年判字第487號行政判決、智慧財產法院100年民專上字第51號民事判決等）

　　從本題的情境，其實可分為兩個見解：

　　　　其一，甲員工是行銷單位業務員、其初始構想係源自自身經驗、任職前便開始自行研發等，故研發成果應為非職務上之發明。而專利法第8條第1項前段規定，受雇人於非職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於受雇人，第9條更直接提及，雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明之權益者，無效。由此可知，A工司與甲員工所訂定之僱傭契約，關於任職期間之所有發明，均自動歸屬於A公司是無效的！（特別要留意的是，僅是該約定無效，非整個僱傭契約皆無效）

　　　　其二，甲員工曾利用或參考A公司的資料庫與現存光學鏡頭製造技術（若假設該光學鏡頭製造技術對於X型防震數位鏡頭之生產技術是有重要影響的），再者，專利法第8條第3項規定，受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程，第4項更規定雇用人於通知到達後之一定期間內，得主張該研發成果為職務上之發明！由此可知，受雇人是有通知義務的，然而，專利法並未規定未盡通知義務的法律效果是什麼。小編翻遍多位學者的教科書之後，發現楊智傑教授在《智慧財產權法》（請參閱三版之第167-168頁）有解析到類似的題型，他認為從專利法第8條第3項規定的反面來推論，受雇人因為未通知雇用人，故而雇用人當然可以主張研發成果為職務上之發明，專利申請權及專利權應歸屬於公司。

　　對於以上兩個見解，筆者個人比較偏向見解一（所以A公司主張依專利法第35條規定請求救濟，是無理由），因為縱使見解二下的A公司可如此主張，但依舊得回到是否為職務上之發明的判斷因素作綜合考量，白話來講，就是未盡通知義務，不代表即喪失享有非職務上之發明的權利。你怎麼看呢？

第2⃣小題，乙得否對A公司主張專利權侵害而請求損害賠償？

　　依據上述筆者個人的想法，偏向見解一，故「X 型防震數位鏡頭之生產技術」的研發成果為非職務上之發明。根據專利法第8條第第1項但書規定，發明係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明。通說認為此但書之規定，性質屬於「法定的非專屬授權」，故而雇用人得享有非職務上之發明的實施權。於本題之情境，乙無法對A公司主張專利權受侵害。

　　有趣的是，該但書規定之「雇用人須支付合理報酬」，於本題之情境下，究竟是要支付給發明人甲員工，或者是發明專利的受讓人乙，是個值得討論的議題！（小編的想法是，仍應先支付給甲員工，但受讓人乙得向甲員工求償，理由是不完全給付？）

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