智財法院駁回永慶之上訴！軟體專利的進步性判斷為全案重點

2018年農曆新年前夕，多家新聞媒體紛紛傳來永慶房屋正式對信義房屋提出專利訴訟的消息！以專利戰為商業競爭手段，在許多產業相當常見，但在房仲業卻是寥寥可數。房仲業兩大龍頭的專利戰爭，勝敗如何？智財法院於2018年12月3日作出了一審判決（智慧財產法院107年民專訴字第28號民事判決），認定永慶房屋拿來主張被告侵權的該兩件專利的特定請求項，已有相關前案揭露該些技術特徵，因而認定其不具進步性，不得該於該件民事訴訟再對被告主張權利。

📣 回顧：房仲界的專利戰，信義房屋暫時拿下第一回合的勝利

敗下第一陣的永慶房屋，當然是不願意就此打道回府！於上訴期間就一審判決結果提出了上訴，然而，智財法院則於2019年10月17日作出了二審判決（智慧財產法院108年民專上字第4號民事判決），依舊認定永慶房屋的專利不具進步性，並駁回原告之訴！雖然結果與一審一樣，然而，二審階段實際上還歷經了永慶房屋提出更正之申請、智財法院就軟體專利的進步性判斷作更細部的論斷等攻防，可說是高潮迭起～接下來就帶大家來看看這房仲界專利戰的第二回合！

永慶房屋於二審時變更訴訟標的

於一審的階段，永慶房屋原本主張信義房屋的三項產品侵害其兩件發明專利，然而上訴至二審時，則變更了訴訟標的，改為主張信義房屋的一項產品（其實這一項產品也有所變更，較一審之「成交行情地圖應用程式」涵蓋的更廣，雖有訴之擴張的情況，但二審認為其係基於同一基礎事實所為，應予准許）侵害其一件發明專利的請求項1（如下表），故而，接下來便僅會討論這件第I496099號發明專利（以下即稱系爭專利）。

永慶房屋就系爭專利的請求項1提出更正，但智財法院二審不准許其更正

先前在《專利之圖式的量測比例，可以作為更正之依據嗎？》一文，筆者提曾到，實務上，更正最常出現的時點，是專利被他人提出無效的主張之後（可能是透過舉發申請或是民事訴訟的無效抗辯），專利權人認為前案證據可能導致專利權範圍有不具可專利性的事由，因而對專利說明書、圖式或申請專利範圍作更正，藉以力求保住專利權的有效性。

因為系爭專利的請求項1於一審已被認定不具進步性，永慶房屋提出上訴之後，也隨即（2019年3月15日）向智慧局就該請求項提出了更正的申請，如下（其中紅字之內容即為更正增加部分）：

　　1. 一種以物件價格波動為顯示基礎的物件租售方法，該物件租售方法可應用於一電腦及一電子行動裝置，而該物件租售方法係利用一地圖介面搜尋，輔以條件設定搜尋以進行物件的查找，所述物件涵蓋的範圍係包括買屋、賣屋、租屋及與房屋有關的周邊服務，該物件租售方法包括以下步驟：

　　　　　透過於該地圖介面進行移動以查找一物件資訊，並可輔以於一條件設定搜尋框內直接輸入文字及/ 或透過一物件相關的複數種搜尋條件設定，以查找符合搜尋條件設定的該物件資訊，其中該物件資訊係儲存於一資料庫，該資料庫會因應該地圖介面的視窗大小，將視窗範圍內的該物件資訊顯示於其上，且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記，其中該物件資訊的該價格波動是依據該物件資訊的一當前價格與該物件資訊在一段時間前的一過往價格間的比價結果；

　　　　　設定一特定設施的顯示與否，該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊，該資料庫會因應使用者設定顯示該特定設施，而於該地圖介面上對該特定設施進行一相應圖示標記，若使用者取消顯示該特定設施，該地圖介面亦會對應取消該相應圖示標記；以及

　　　　　點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來。

對於專利侵權之民事訴訟中，專利權人向智慧局提出更正申請的情況，在智慧局就該更正之申請作出准駁之決定以前，究竟智財法院要依更正前或更正後之請求項來進行審理，或者是，應就專利權人之更正申請內容自為判斷是否可採，目前實務上似乎未有定論！依據智慧財產案件審理細則第32條之規定，除了更正顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍不構成權利之侵害外，法院應斟酌更正程序之進行程度來進行審理。參考簡秀如及吳俐瑩於2019年4月所撰寫的《專利權人於民事訴訟若為對己不利之請求項更正，法院得逕依更正後之範圍為審理》一文，其表示智財法院的實務情況，大多數法官似傾向就專利權人申請更正之內容自為判斷是否合法可採。

回歸本案，也和智財法院多數情況下的實務作法一樣，承審法官自行判斷了是否核准永慶房屋所提出的更正申請！經審酌後，二審的法官認為，更正後系爭專利請求項1所新增之內容「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不應准許！

專利法第67條第2項：
更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

不准許更正的具體理由為：由說明書記載可知步驟103中所提及的設定特定設施的顯示與否，是指使用者可透過設定好比好惡設施在地圖介面上的顯示與否，以增加使用者的判斷資訊，「更加瞭解物件資訊週遭的生活機能及形態」，與物件資訊的價格波動並無直接關聯，是以，更正後系爭專利請求項1所新增之內容「該特定設施用以提供與該物件資訊的價格波動有關之判斷資訊」已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不應准許。

有趣的是，智慧局關於更正之申請的審查仍在進行中（應已和102117271N01舉發案合併審查中），究竟是否會和智財法院有著不一樣的結果，值得追蹤！

智財法院二審認為，證據4、5之組合可證明更正前之請求項1不具進步性

雖然一審階段，同樣有就該更正前之請求項1做是否具有進步性的審酌，然而，二審階段因為兩造當事人補充了更多主張與理由，也讓二審的法官更加細部地去進行討論！其中，因為該請求項是屬於一種電腦軟體相關發明，法官特別對於軟體發明的進步性審查詳細地先行說明一番：

• 發明專利係保護利用自然法則之技術思想之創作，其專利要件之審查原則上應就請求項中所載之全部技術特徵為之。然而，由於申請人於電腦軟體相關發明請求項中可能記載有不具技術性之特徵，審查進步性時，應考量請求項中所載不具技術性之特徵是否有助於技術性
• 於電腦軟體相關發明中，若請求項中所載之特徵具有技術性，則該特徵即有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，則需判斷該特徵是否與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性；若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。上述所謂特徵具有技術性，係指該特徵具有利用自然法則之技術思想，一般來說，非利用自然法則及單純之資訊揭示等特徵，例如科學理論、數學方法、商業方法、資訊揭示、美術創作、遊戲方法、人類心智活動等，皆不具技術性

在此判斷前提之下，法官認為，將更正前之請求項1之技術特徵，與證據4及證據5作比對之後（請參閱如下之筆者自行整理得比較表格），雖然前案證據未直接揭露「且該資料庫尚可因應該物件資訊的價格波動，於該地圖介面上對具有價格波動的該物件資訊進行一價格波動標記」的技術特徵，但是，「物件在不同時間的價格波動」，屬單純之物件資訊，且其僅由地圖介面顯示，並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作，而有助於請求項之技術性，故應視為習知技術之運用；亦未直接揭露「點選該價格波動標記及該相應圖示標記，該地圖介面便會將該價格波動標記及該相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊顯示出來」的技術特徵，但是，「相應圖示標記的詳細內容及聯絡資訊」，屬單純人為界定之資訊，且其僅由地圖介面顯示，並未再與請求項中其餘技術特徵協同運作，而有助於請求項之技術性，故也應視為習知技術之運用！

於是，在證據4與被證據5皆為顯示不動產物件位置與相關資訊於電子地圖上，證據4與證據5不僅技術內容的技術領域相關，且技術內容包含實質相同之功能或作用，故證據4、5具有組合動機，其組合已揭示或教示更正前之請求項1所有技術特徵的情況下，整體觀之，證據4、5之組合足以證明更正前之請求項1不具進步性。

其實，對於軟體專利的進步性判斷，智慧局所公布的審查基準之中（請參閱第12章電腦軟體相關發明之第4.2.5節），也明確提及須先判斷請求項中所載之特徵是否具有技術性，若否，則接續判斷該特徵是否與具技術性之特徵協同運作後有助於請求項之技術性。若特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，則應視為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。本件判決亦採取如此的判斷步驟與方式，屬近期軟體專利之進步性審查的重要實務案例，從本案也要特別提醒，擁有軟體發明的發明人以及撰寫軟體專利的專利從業人員，為了要讓軟體發明之請求項不輕易地被認定不具進步性，於關鍵的技術特徵部分，特別要留意「是否具有技術性」，及「是否能與具技術性之特徵協同運作而有助於請求項之技術性」！

後話～其實二審法官在判決之中，也有論述縱使准予請求項1之更正申請，但證據4 、5之組合還是能證明更正後之請求項1不具進步性。此外，也有論述系爭產品並未落入更正前之請求項1的文義及均等範圍，若有興趣，再請自行參閱判決書。

註：永慶房屋是否有再上訴至最高法院，尚待追蹤