2019-05-09

從「星巴克捲心棒」專利訴訟案，談新型專利技術報告

日常生活中的物品，大部分都能和智慧財產權攀上關係。

不知道您在2016年左右有沒有喝過星巴克獨家限定推出把捲心酥當吸管的星冰樂？近日，新聞大肆報導一位江姓發明人，認為星巴克的捲心酥吸管侵害他的專利權，因而把它告上法院，然而，智慧財產法院一審結果認為，系爭產品並未落入系爭專利請求項的文義讀取，且亦無均等論之適用，因而判決侵權不成立。這個判決讓江先生相當氣憤，並已經提出上訴。

如果有看判決資料，便會留意到系爭專利是一件於2013年8月提出申請，2014年1月公告的新型專利（第M469004號－可食用吸管）。如果有進一步細看專利資料，更會發現到該新型專利是有申請新型專利技術報告的。

今天就要來聊聊看似沒它不行、卻又可有可無的「新型專利技術報告」

新型專利技術報告，是什麼東西？

這個議題，得先談到我國的新型專利於2004年正式將其審查制度，由「實體審查」改為「形式審查」，這有什麼差異？簡單來講，形式審查相較於實審審查來說，僅就申請案是否符合新型專利之定義、是否為法定不予專利之客體、是否符合單一性、撰寫格式是否符合規定等，而不就申請案是否具有「產業利用性、新穎性、進步性」（常被稱為實體要件或專利三要件）進行審查。

形式審查之下的新型專利申請案，平均都能在提出申請之後的6個月之內取得專利權（筆者還見過更快的4個月），如此一來，將能讓產品生命週期較短的產品能夠儘快取得專利的保護。

然而，未經過實體審查的新型專利權，其權利的有效性是存有高度不確定性的。為了避免新型專利權人濫用權利，對他人之私益及社會之公益形成危害，專利法創設了「新型專利技術報告」的制度，提出技術報告的申請之後，智慧財產局的審查委員將就新穎性(僅限申請前是否已見於刊物者)、進步性、擬制新穎性、先申請原則等要件進行比對，並於報告內針對每一項請求項給予代號1至6的代碼，以讓申請人就該新型專利權的權利有效性作一參考。是的！只是個參考！故而，行政法院已多次陳明「新型專利技術報告屬專利專責機關所出具而不具拘束力之報告，僅作為關係人權利行使或技術利用之參考，其非行政處分」。（如最高行政法院106年度判字第137號判決、智慧財產法院101年度行專訴字第95號判決）

新型專利技術報告之比對代碼

以江先生的「可食用吸管」新型專利為例，審查委員在新型專利技術報告中，以一篇日本專利作為引用文獻，並與請求項之技術特徵進行比對之後，給予特定代碼。由下圖可知，該新型專利權的請求項2~4，是得到代碼6（無法發現足以否定其新穎性要件之先前技術文獻），某種程度上，即可以理解為該些請求項是具有一定程度的有效性！當然，權利是否真正能有效，通常還得經過他人之舉發或於訴訟上為有效性抗辯的挑戰，方才能得知。相較之下，請求項6即被審查委員認為不具進步性（代碼2）。

第M469004號新型專利之新型專利技術報告內容

新型專利技術報告的用途

現行專利法第116條：新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。

新型專利技術報告的目的，除了讓新型專利權人初步了解自身新型專利的有效性程度之外。從上述規定，亦可知悉新型專利技術報告的另一重要用途，該規定即在於避免新型專利權人透過警告函濫用權利，因此若在市場上發現疑似侵害新型專利權的產品，而欲對他人提出專利侵害的警告時，專利法規定新型專利權人應提示新型專利技術報告。

再度回到江先生的案例。從資料可知，新型專利技術報告於2017年06月12日作成，江先生隨後於2017年9月25日向星巴克提出警告函並檢附該報告。

這裡還能衍生出兩個議題：

其一，未申請新型專利技術報告，是否不得以新型專利權提出訴訟？

在臺北高等行政法院95年度訴字第2863號裁定中，法院認為這個問題從專利法第104條（即現行的第116條）的修正理由即可探知，「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。」

其二，若未提示新型專利技術報告，逕行進行警告，即違反專利法第116條規定的法律效果為何？

在智慧財產法院107年民專上易字第5號民事判決中，法院提及：「違反專利法第116條規定之法律效果為何，專利法並無相關規定可循，且依前揭修正理由意旨，如專利權人未提示新型專利技術報告而寄發警告函為警告行為，當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權，解釋上固可認收受警告函者得以專利權人行使其權利時未提示新型專利技術報告，而質疑該警告函之效力，然是否得逕論未提示新型專利技術報告而寄發警告函之行為，即當然構成民法之侵權行為或違反公平交易法之不正競爭行為，尚有進一步加以探究之必要。」

由此可知，專利法並未規範違反專利法第116條的法律效果。實務上，被控侵權人多會主張新型專利權人這樣的行為，構成民法第184條第1項前段之侵權行為，或構成公平交易法第24、25條之不正競爭行為。當然，是否真的有構成侵權行為或不正競爭行為尚需經過許多法定要件的檢驗，有興趣的，可以去找上述判決出來研析，本文就不再延伸討論。

另外，新型專利技術報告尚有另一用途，即若新型專利權遭到撤銷時，若新型專利權人係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，則就行使專利權所致他人之損害，能免負賠償責任（現行專利法第117條）

善用主張他人為商業上實施之情事，加速技術報告的作成

最後，來談談技術報告的申請時間議題，目前智慧局完成技術報告的時間約需1年（若申請人檢附證據敘明有非專利權人為商業上實施，智慧局應於6個月內完成）。

讓我們先來回顧江先生的歷程，從下方這張時序圖可以很明顯知悉，江先生是在知悉星巴克新推出的產品有侵害其新型專利權的可能性之後，才隨即提出技術報告的申請，並花費了9個月的時間方才取得報告，並再於3個月後向星巴後提出警告函，總得來說，從知悉到警告，相隔了1年多之久。