善用工具優化美國專利申請－專訪住友電工智財部門經理 伊倉恒生

建立全球智慧財產權佈局是全球化企業面臨的主要挑戰！住友電工的伊倉恒生專利師和主要智慧財產權部門人員，透過使用LexisNexis PatentAdvisor^®來實現有效的戰略性專利申請。

住友電氣工業簡介

自1897年成立以來，住友電氣工業（以下簡稱：住友電工）透過創建基於電線和電纜製造技術的新產品和新技術擴展了其業務領域。住友電工在40個國家組建了約390家公司，在全球擁有240,000名員工，住友電工相關公司的總銷售額達到了3兆日元。目前，它在全球範圍內涉及許多產業，具體而言，除了占銷售額一半的汽車相關業務之外，其業務範圍還包括半導體、化學品、工具、光纖和通信等產品。

伊倉恒生簡介

伊倉恒生為住友電工智慧財產權部的部門經理，也是一名弁理士（即專利師）。他生於1968年，於1993年取得碩士學位，曾任職於機械製造商、家電製造商，並於2014年加入住友電工。

智慧財產權支持全球市場佈局
外包專利申請很難實現理想化的結果

加入住友電工，新的工作職責

我四年前從一家家電製造商加入住友電工，負責智慧財產權部門的AV設備相關工作 。一方面，AV設備與產品相關的專利非常多，然而產品壽命往往相對較短。另一方面，在工業材料中，我認為智慧財產權在產品和專利方面發揮的作用更大。目前住友電工的半導體事業部十分關注相關的發明創造和國內外專利授 權的情況。

住友電工智財部門經理 伊倉恒生

眾所周知，住友電工集團規模龐大
那總公司智慧財產權部門具體情況是怎樣的？

智慧財產權相關的總員工數約為70人。集團內部設有智慧財產權總部，在研究部門設有分部門，這些分部門全都隸屬於總部管理。從總部到各分部門的職責不盡相同，包括從負責發明創造到申請專利等分工。我們沒有特別區分負責國內或 國外事務的崗位。智慧財產權部門的成員，不僅積極參加在職訓練培訓，還積極參加外部培訓，以提高自身技能。

住友電工專注於汽車產品
未來研究方向和智慧財產權的作用會發生變化嗎？

我認為研究的方向會發生變化。在目前的銷售中，「線束」占很大比例，但我認為未來投入自動駕駛技術等領域非常重要。智慧財產權的作用其實取決於客戶需要，對於日本製造商來說，常需要藉由智慧財產權來與競爭對手進行競爭。

內部專利人員才是設計專利佈局的領路人！

住友電工的商業計畫是以五年為區間進行規劃，目前我們已開始向2022年的目標邁進。其中，智慧財產權部門的中期和長期目標仍然是智慧財產權的全球化。雖然我們專利全球申請率超過50%，但我們需要確認在哪個國家應該獲得哪些權利。

我們集團有許多業務部門，但每個產品的市場不同，例如，有些產品的主要市場僅在歐洲和東南亞。智慧財產權部門協助與支持每個專案的推進，除了簡單地向每個國家提交申請外，還需要積累詳細的業務經驗，以支持每個市場的業務持續性。

明確公司的智慧財產權的戰略目標是對業務的極大支持。我認為作為業務支持部門應該在公司內部智慧財產權部門實施專利構建和申請的工作。很多公司將專利申請完全外包，但我們認為專利的構建需要從商業角度和智慧財產權兩個角度考量。畢竟，內部專利人員才是設計專利佈局的領路人！

智慧財產權部門與管理層之間的溝通
一直是所有公司的挑戰

當然，我們負責向管理層彙報。然而，由於重心只是著重於專利的申請與爭議的處置，其他部門不容易有機會去理解智慧財產權所能帶來的潛在價值，於是乎，就很難取得管理層的重視。例如，部份B2B的企業僅有作少量專利的申請，其作法也通常是僅由智慧財產權部門根據專業知識提供輔助性的資訊，最後仍是把決策權交由業務部門。

審查委員的各種資料
專利審查中階段性的資料是一項有趣的功能

引進LexisNexis的PatentAdvisor^®不僅是美國專利審查資訊的收集工具，而且是一個分析工具，那麼，住友電工的美國申請是怎樣的？

日本國內的專利申請占70%，美國專利商標局約占30%。美國和日本是兩個不相同的專利申請審查流程，我們需要正確地分配資源並收集資訊。

海外專利申請過程中，直接諮詢海外當地專利代理機構的模式是個普遍做法，然而，對當地代理的期望程度因申請國家而異。就歐洲而言，歐洲專利局對創造性判斷的要求很嚴格，審查委員會員仔細閱讀說明書，所以專利核准的機會也相對較低。各個國家之間的審查意見資訊都相當重要，都能作為決策的參考資訊！

為什麼使用PatentAdvisor^®？

美國的律師費用很高，華盛頓特區的律師費更是高於中西部地區的律師費。我覺得有必要使用PatentAdvisor^®來統計分析審查委員的審查趨勢，以使每件專利申請都能物盡其用。

當地的專利代理機構協助準備申請文件、提交至美國專利商標局、與審查委員進行電詢或面詢等，住友電工則負責決定審查過程中每個階段的答覆意見。其中，代理機構在與審查委員面談時，也會得到住友電工的建議，包括如何策略性地與審查委員進行電詢或面詢，藉以降低再次遭到駁回的機率。

我們透過從PatentAdvisor^®收集到相關資訊後，擬定正確的行動方針！例如當在美國收到駁回理由通知後，我們會相對明確地該如何應對與審查委員進行§103與§112的答覆。

申請費占總費用的比例高嗎？

申請和領證費用似乎超過90%。雖然每年不到1000件的案子，但在美國就占到數百件。根據現有資訊，平均在美國申請專利的費用，一個案件約需要200萬日元，包括了代理費和翻譯費等等。此外，代理費用及官方費用也持續在往上攀升。

PatentAdvisor^®如何幫助我們在短時間內優化美國專利？

PatentAdvisor^®產出的審查委員報告非常有用。一個特別有趣功能，例如，在駁回理由、答覆時間、電詢或面詢，無論是申請的哪個階段都有相關審查數據資料。 這些資料有助協助我們擬訂下一步的決策。

在導入PatentAdvisor^®之前，您是否已決定是否採用當地代理的建議，例如是否提出複審？

當地代理機構雖然提出了建議方案，但除非我們有特別要求，否則代理機構通常不會去評析各種方案的優劣。若你不清楚審查委員的類型，我認為你會不知道該如何有效率地應對每一次的審查意見，更甚者，你也會不確定要提幾次RCE才有機會得到核准結果。從這個角度來說，從PatentAdvisor^®的數據去比較審查委員是相當有意思的，每位審查委員都有一個核准率，並且有其審查趨勢。此外，Alignment Report在比較律師事務所的績效部份也是相當方便。

美國公司會定期使用數據來盤點專利申請狀況
決策放棄或繼續申請

我們沒有如美國公司這樣豐富的資源，可以採購各式各樣的工具來作數據蒐集與分析。但嚴格來說，哪怕只是PatentAdvisor®這樣的工具來針對每件申請案產出審查委員的趨勢報告，在此階段其實已相當足夠。無論如何，我認為導入PatentAdvisor^®是相當有價值的。因為我發現它的報告可 以協助我們有效率地作好專利布局，對於那些已經在申請流程中的專利申請案，也能夠促使我們用更有效益的時間與成本去應對。

也想了解您的審查委員是什麽樣的人嗎？
只需要美國專利申請號（需為18個月早期公開後的案件）
LexisNexis將提供一份免費的審查委員數據報告，作為您答辯策略的參考。
　
知己知彼，百戰不殆！
名額有限，馬上填表申請：https://reurl.cc/9Eq9dn

本文經LexisNexis授權轉載
封面圖片取自住友電工