善用 “無價” 的設計專利

說到專利佈局，相信許多人腦中常浮現繁瑣冗長的發明專利說明書（Invention/utility patent）以及詰屈聱牙的申請專利範圍／權利要求（claims)。 相對地，同樣名為 “專利” 的 “新式樣 ／設計專利，在早年總是給人一種代價低廉、順帶買保險的印象。然而，這種日前在美國 Apple 與 Samsung 專利對決中被炒得火熱的競爭手段，似乎一路延燒到台灣。

舉個足以動搖國本的慘痛實例，隨著台灣汽車產業副廠零部件佼佼者帝寶工業（Depo Auto Parts Industry）與其美國子公司（Maxzone Vehicle Lighting Corp.）自2017年以來在各個轄區惹來的風風雨雨，業界再次被提醒設計專利在商業運用上的重要性。

確實，從近來智慧財產局提供的資料顯示，諸多外國廠商在台灣這般微小的市場所做的設計專利布局讓人感到意外。 這些務實前瞻的國外企業在這方面所做的用心當給我們一些啟示。 這種曾經被忽視小覷的智財武器，挾其與發明專利截然不同、本質上的偏主觀判定的特性，在實際運用時反而可能出其不意地讓被控告方難以挑戰。

圖表來源：https://www.cw.com.tw/article/5101346

上述差異可呈現在幾個面向。 以最具代表性的美國專利實務為例，這些看似低價、保護範圍具體狹隘的設計專利，在取得授權上一般指日可待，但其專利性在被對手挑戰時，存活性倒是出其地高 （相較於 “正規專利／發明專利＂）。

具體言之，跟發明專利一樣，設計專利的有效性是可以在核准後被挑戰的。 也跟發明專利一樣，專利有效性的戰場可以是專利局的專利審理暨訴願委員會（PTAP）。 然而，跟發明專利不同的是，由於其先天主觀的特性，使得設計專利在被提出無效挑戰時的官方受理／立案率顯著地低於常規的發明專利。 如下圖美國專利局提供的資料顯示，個個技術領域的常規專利，在無效請求時的60% 立案率遠高於設計專利的 40%。 也就是說，要挑戰設計專利的有效性初階門檻就已經較高。

資料來源：USPTO

從實質面來說，雖然對於設計專利的專利性評判原則上與發明專利字面雷同（例如，新穎性、非顯而易見性等專利要素），但實際評估時的分析方式卻與發明專利有諸多顯著差異。 一般說來，設計專利 “裝飾” 的基本特質使其在新穎性得評論上難以置疑（如，現實中很難找到兩個圖式呈現上一模一樣的引證案）。 再者，設計專利在 “非顯而易見” 的評斷上又享有較為嚴苛死板、主觀成分掛帥的特性，使其被無效的難度更加提高。

然而，需要銘記在心的是，如美國專利法第171條所述，設計專利的本質仍然是以工業設計 “裝飾” 為訴求。 如果設計專利的特徵被認定為是 “功能性” 而非 “裝飾性” 時（也就是，如果要求保護的外觀特徵是基於該物品的功能目的所決定時），此外觀設計專利可能被認定為無效。 因此，在實際運用時，如何將自身產品的功能特徵以 “裝飾”之名加以包裝呈現，仍然是需要個案斟酌規劃的課題。

本文經 WISPRO世博科技顧問 授權轉載，原文在此
作者／王皓正 總監
編輯／馬克斯 專利師
Image by Lukas Bieri from Pixabay