2019-05-14

焦糖哥哥，不能叫「焦糖哥哥」？談談商標法的「商標合理使用」

從momo親子台離職的「焦糖哥哥」陳嘉行，近日收到momo親子台寄來存證信函，要求他不得繼續使用「焦糖哥哥」「焦糖」名稱，並要對他在活動中使用momo歡樂谷歌曲求償…。

又是個商標權的爭議。之前筆者曾撰文說明多篇商標法的文章，也提到了侵害商標權的前提，是將這商標作為「商標」使用。如果並沒有將其作為商標使用，基本上是不會侵害商標權的，舉例像是「我在FACEBOOK發表了一篇文章」，這句話確實也出現了「FACEBOOK」這個詞，也確實是有註冊的商標，難道我就侵害了商標權嗎？當然不會嘛，因為我並沒有將他作為「商標」使用。

商標法第36條第1項第1款規定：
下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。

陳嘉行過去在momo親子台出道時，綽號/藝名就叫「焦糖哥哥」，即便2014年他離職了，但他還是「焦糖哥哥」，也就是「凡走過必留下痕跡」，那他自稱「焦糖哥哥」也不過是將其作為「姓名、名稱」使用，並不是作為商標使用，哪來momo親子台所稱「依法」不得使用？這依的是什麼法？更別提momo親子台申請「焦糖哥哥」這商標主要是用作演藝相關項目，如果「焦糖哥哥」用這名稱開了餐廳或其他無關演藝相關項目，也不關momo親子台的事呀！

對了，陳嘉行可是表示他沒有使用「焦糖哥哥」而是只使用「焦糖」，姑且不論「焦糖」頂多只是個「商品名稱」，依商標法第29條根本不能申請註冊商標，實際上momo親子台也沒有申請「焦糖」這商標，如何要求陳嘉行「依法」不得使用？

商標法第29條：
　商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：
　　一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。
　　二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。
　　三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。
有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。
　商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。

進一步說明，商標也不是申請了以後，就可以「佔著茅坑不拉屎」。商標法第63條賦予了商標申請人對於商標的「使用義務」，其中，同條第1項第2款：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」

基本上momo親子台都發存證信函給「焦糖哥哥」了，顯然就是沒有授權給「焦糖哥哥」。那「焦糖哥哥」2014年離職後，如果momo親子台沒有再找個人來接手當「焦糖哥哥」，是不是到今天就已經超過三年沒有繼續使用了呢？那「焦糖哥哥」是不是可以來記回馬槍申請廢止momo親子台的商標權？

補充：陳嘉行已於2019/05/13，正式向智慧局提出申請廢止「焦糖哥哥」之商標權

至於momo親子台存證信函指涉的另外一部分，也就是107年桃園燈會時「焦糖哥哥」上台唱了momo親子台的歌這部份，涉及歌曲著作權的問題，但這相較於商標權來說複雜更多（涉及著作財產權到底是歸誰，以及有沒有授權著作權集管團體），或許等這案情再明瞭一些，筆者再來撰文說明。

文後呢喃

雖然momo親子台真的申請了「焦糖哥哥」的商標權，但是否因此就可以禁止陳嘉行自稱「焦糖哥哥」，在商標法上還是值得商榷的。還好現在還沒有人註冊筆者綽號（謊話底迪！？），筆者不想要也收到存證信函啊！對了，筆者在這篇文章中多次使用「焦糖哥哥」這個商標，是否也會收到存證信函（大誤）？

延伸閱讀：關於「焦糖哥哥」陳嘉行的藝名爭議事件淺述

本文經法律新幹線授權轉載，原文在此
作者／江皇樺律師
編輯／馬克斯