網域名稱與商標權保護，在台灣註冊網域前應先取得商標權

網域名稱與商標權的保護之間存在一種微妙的關係。由於，IP地址難以被一般使用者識別或記憶，網域名稱的運用成為普及的網站「標示」。如此，網域在某種程度上成為了「識別來源」的一種方式，而這與商標權所保護的範圍有所重疊，於是實務上出現了商標註冊與網域註冊的競合關係。以下透過小劇場帶各位瞭解一下這之間的關係為何？

一、小劇場：

咖啡文藝青年「文卿」前年於2018年1月自創了咖啡品牌 「卿卿咖啡 ChinChin Coffee」Chin除了代表了自己「卿」的字音，「Chin Chin」 在法文、韓文和其他語言都可被作為乾杯的意思。文卿一剛開始文卿創立了 Instagram, Facebook, Twitter, Pinkoi, Shopee 等粉絲專頁，並以Pinkoi 和Shopee 作為主要通路販售自烘咖啡豆和一些咖啡用品。

在今年2020年的1月份準備架設一個專屬的官方網站，而且找到他的小清新好友「筱青」一同經營。

2020年1月29日，他們在中和四號公園八二三紀念公園旁的星巴克開會… 
「欸～～新年快樂！很久沒見欸～！」文卿雙手掌心向前用一個High-Five的姿態，興奮地朝向前來的筱青揮舞。

「新年快樂～！真的！應該半年沒見了吧？！ 」筱青因為太久沒見，不由得臉紅了起來，雙手順勢也做起了High-Five的手勢相互擊掌。面對突如其來的熱情，筱青赤紅的雙頰略顯小尷尬，但因爲久未與舊識相見，還是隱藏不住內心歡喜地大笑著。

兩人忍不住在店門口寒暄嬉鬧一陣子，過了十分鐘後，才想到今天是為了正經事才見面。隨後兩人各自點了咖啡，且找了個窗邊的位子，開始討論「卿卿咖啡」的擴大計畫…

「我印象中我前年有註冊一個商標在『咖啡豆』的類別，如果要開一間實體店的話可能還要申請別的類別…」文卿試著在他筆電中尋找之前申請過的資料，不停滑動觸控板上的手。

「所以除了架設網站之外，你還有打算要開店嗎？」筱青語帶興奮地問道。筱青本身在業界做網站架設的服務已經有一陣子了，因為去年中秋時才剛和文卿聊到有點想要轉換一下職場多嘗試看看。

「找到了，我之前是分別申請『卿卿咖啡』和『Chin Chin Coffee』在第30類的『咖啡粉、咖啡豆、可可粉、咖啡飲料』，我來研究一下要不要再申請『咖啡廳』。」

「好，那我來找看看適合的網域名稱，我先用『chinchincoffee』去搜尋好了」筱青用超群的速度在各域名商搜尋。

「喔不！」

「怎麼了」文卿看著低頭認真搜尋的筱青。

「我在『台灣網路資訊中心』找到有一個域名是 『chinchincafe.com.tw』 的網站。」筱青語氣略帶驚恐點進該網站。「裡面販售的是…「手工餅乾、手工巧克力、手工肥皂、手工蠟燭、乾燥花束、花茶及泡花茶用的茶具。」接著說道。她把筆電移過來跟文卿一起看，手也沒有停下來繼續瀏覽「chinchincafe」的網站。

「等下！他也有買咖啡豆！」文卿叫住筱青，往螢幕上指。

「Ｇ…」筱青低語著奇怪的聲音。
兩人沈默了數秒。

「這樣我們要不要換名字啊…？」筱青問道。「可是我有註冊商標了，不知道有沒有用？」文卿用狐疑的表情說道，並接著說「而且我商標很早就註冊了，說不定這個網站比我註冊還晚…。」

「真的欸！」筱青發揮他的專長找到該網站的最初資訊，確實是在文卿註冊商標之後才架設的。

 

二、問題：文卿與筱青應採取以下哪一項措施最為適當？

A. 商標權無法排除網域的登記，網域不屬於商標法所保護的範圍，只好另找適合的網域名稱。

B. 商標法無法保護，連商標都要重新換一個。

C. 跟台灣網路資訊中心申訴，該網站有侵害商標權的可能，要求該網域持有者更換網域名稱。

D. 跟公平交易委員會檢舉，指其有不實標示的違規情形。

E. 依商標法向智慧財產法院起訴提起民事訴訟，指其負民事侵權責任。

答案： C or E (請反白)

三、解析：

A: 商標權無法排除網域的登記，網域不屬於商標法所保護的範圍?

商標法一定程度還是可以規範網域的，選項中描述太過二分化。但是否能規範網域名稱，須回歸至該被控侵權的網域名稱使用是否作為「商標使用」，又或者該文卿的商標「是否為著名商標」。詳見選項E的解釋。

 

B: 商標法無法保護網域名稱，連商標都要重新換一個?

不致於更換自有的商標，甚至放棄使用原有的商標權。

 

C: 跟台灣網路資訊中心申訴，該網站有侵害商標權的可能，要求該網域持有者更換網域名稱?

依網域名稱爭議處理辦法第5條規定，若「登記人的網域名稱與他人的商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」，他人得向台灣網路資訊中心(TWNIC)爭議處理機構提出申訴，而由該機構的專家小組決定是否取消或移轉網域名稱，目前的申訴處理機構為資策會科法中心及台北市律師公會。(智慧財產局FAQ)

在本情況中，由於域名.tw 係由台灣網路資訊中心所管理，如果能透過協調方式可以降低一些採取司法途徑的訴訟成本，在實務上是可行的。而且，該申訴管道並無要求「商標」是否需經註冊，如經判斷有致混淆之情事，可為移轉或取消域名註冊。在此案例中顯已有取得商標權，商標權利人於其具有一定之權利基礎，不為是一種選擇。

 

D: 跟公平交易委員會檢舉，指其有不實標示的違規情形?

公平交易法在面對智慧財產權中扮演的角色經常是次位的。

一、由於法規上要求的是「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。 」（公平交易法第21條）其特別規定商品或廣告，與本案事實可能有點距離。

二、又公平交易法第22條第1項規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：

1. 以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。
2. 以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」

再者，第22條第2項規範「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。」也就是說，本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確。

E: 依商標法向智慧財產法院起訴提起民事訴訟，指其負民事侵權責任?

當然可以直接告，是否成立侵權應依照商標法第68條或者第70條的擬制特別規定處理。

（一）、依商標法第68條處理：

商標法第68條（民國105年11月30日）：

未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：
一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。
二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

本例須判斷該網域的使用者是否將作為「為行銷目的」的「商標使用」，該商標使用用於類似的「商品或服務」，致使相關消費者有「混淆誤認」的情事。

 

何謂「行銷目的」？

依據商標法第5條規範「商標使用」。其中，依民國100年商標法修正立法理由，「『行銷之目的』，和與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement）第十六條第一項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似。」網域名稱經過註冊者的選擇及使用，其在交易過程中被作為一個地址功能，指向網站在網際網路中的位置，瀏覽者透過鍵入網址進入到網頁頁面，又或者點選超連結連接到該網站，皆應視為一種行銷目的的使用。（商標法立法歷程，民國100年5月31日）

 

「商標使用」及「混淆誤認」

依據商標法第5條規範「商標使用」，指為行銷之目的，足以使相關消費者認識其為商標。筆者認為：本例中的網址「chinchincafe.com.tw」建立了一個交易平台，展示網站中的各項商品，其彰顯了商品及服務的「來源」，應是屬於「商標使用」。縱使，網站首頁未顯示任何有關chinchincafe的字樣，消費者會將該網址視為一個「標誌」來辨認所欲消費的商品或服務「來源」。

既然已經構成了商標使用，接下來就判斷作為「商標使用」的「chinchincafe.com.tw」用於提供商品交易平台販售「咖啡豆、花茶等」商品，是否與商標權所註冊的商品項目「咖啡粉、咖啡豆」是否有混淆誤認？

附帶一提，某些企業很聰明的將 .com 一起註冊為商標，例如Booking.com 如此一來，不論是網址還是頁面都會出現該商標。但因為它牽涉一些有效性的問題，將會在2020年3月由美國最高法院判斷其 booking 和 .com 的組合是否為「通用名稱 Generic Terms」而不受保護。

 

（二）、依商標法第70條第2項處理：

網域名稱的使用或標示，縱非作為商標使用，但明知為他人著名的註冊商標而以該商標中的文字作為網域名稱，而致混淆誤認之虞，或有減損著名商標的識別性或信譽之虞者，可能構成商標法第70條第2款規定侵害商標權情事，負有民事侵權責任。（本條立法可說是針對一些搶註網域名的蟑螂而做規範。）

商標法第70條第2項（民國105年11月30日）規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：…二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」

用此條處理的話，可能就要負舉證為著名商標的責任；也要證明「明知為他人著名註冊商標」。對剛創業的文卿來說可能稍有難度。 

 

四、結論：

然而，若文卿透過司法途徑解決，當勝訴判決確定後仍要請求財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷網域名稱登記，而相當耗時。但向台灣網路資訊中心申訴的話，時間金錢成本相對較低。

創業初期，有許多面向的事情要考量，可以試試看用「便利貼牆」將公司未來的發展或架構用視覺的方式呈現，好釐清在哪些領域需要做什麼準備。例如在註冊網域之前，註冊商標的話，至少可以得到一定的保障。

 

本文經作者授權轉載，原文在此
作者／楊杰凱 專利師，總承國際專利商標事務所
編輯／馬克斯 專利師
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