美國實務／資訊揭露義務（IDS）應滿足專利局還是法院要求？

廣流智權事務所，係由李文賢專利師於2005年創立，由兼具科技、法律與管理專長的專業人士所組成，結合廣流法律事務所，提供全方位專業服務。團隊具有智慧財產權取得、維護、運用、管理等豐富智權經驗，累積可觀成功案例，並持續汲取新知，以朱熹的「觀書有感」一詩自我期許：「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊；問渠那得清如許，為有源頭活水來。」

邀請您訂閱廣流智權事務所的電子報，追蹤最新精彩內容

前言

美國訴訟過程中，若法院發現專利權人為獲准專利而對專利局從事不正行為(Inequitable Conduct)，將判該專利權人不能行使該專利權(unenforceable)。本文從聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在2020/3/2的判決[1]回顧與IDS (Information Disclosure Statement)相關的判決見解，並對比專利局對IDS的要求。本文不說明判決中與此主題無關之內容。

本案之前與IDS有關的不正行為的判決見解

美國最高法院在三個判決[2]中，依專利權人特別過份的不當行為，確認專利權人不能行使該專利權。CAFC依據該些判決見解，建立判斷不正行為之二個要件：意圖(Intent)及重要性(Materiality)。在2011年CAFC TheraSense案[3]的全院聯席判決前，法院採用滑動式量尺：意圖與重要性二要件綜合考量，若被扣留的資訊對可專利性具高重要性，即便未能證明有高的欺騙意圖，屬不正行為；反之亦然[4]。

該全院聯席判決修正該判斷方式並指出：意圖與重要性應分開考量，其中，意圖必須是為獲得專利而欺騙專利局的特定意圖[5]。主張不正行為一方需以清楚且令人信服的程度證明[6]專利申請人(1)已知該資訊、(2)已知該資訊為重要的、並(3)故意扣留該資訊。由於欺騙專利局的特定意圖的直接證據是罕見的，故法院可從間接及相關證據來證明，然而必須為基於該些證據的唯一最合理推論[7]。其次，重要性必須是「若非-重要性」，即若審查員已知該未揭露的資訊，將不會核准某請求項[8]。

該全院聯席判決另依最高法院見解補充：若專利申請人在審查過程從事過份的不當行為，則無需判斷「若非-重要性」。過份的不當行為例如：非弄錯的不實宣誓書[9]。

因此，依該全院聯席判決見解，意圖與重要性的程度都要高，方成立不正行為。例如：2015年CAFC的一判決[10]，系爭專利審查過程中，專利權人未提交引證產品，而提交該產品的低解析度照片，該照片未能足夠清楚地展示請求項特徵。在考慮該照片後，審查員核准專利，並錯誤地陳述該照片上產品並未揭露該請求項特徵。法院基於審查員的陳述及該產品實際上有揭露請求項特徵，認為該產品是「若非-重要性」。依據專利權人未提交該產品，但提交解析度不足的照片特徵的照片認為有欺騙PTO之特定意圖，判不正行為。

然而，CAFC在2017年的一判決[11]並未完全依照該全院聯席判決的見解。該案地院在「重要性」庭審後判定未提交的多個資訊是「若非-重要性」後，未進行「意圖」庭審，逕依訴訟的證據開示過程中，專利權人的不當行為而判該專利不可被行使。CAFC確認地院未濫用裁量權。本案中，Newman法官表示不同意前述判決見解，認為欺騙專利局的特定意圖需從審查過程的行為來推論，不應基於訴訟的行為推論。

GS CleanTech Corp. v. Adkins Energy LLC判決簡介

地院判原告因申請過程的不正行為而不得行使專利權。CAFC確認。

系爭發明創作、販賣要約及專利申請過程：原告[12]於2003/6完成系爭發明之測試，於2003/7向一買受人展示與測試系爭發明，並完成其圖面，於2003/8/1向該買受人提出日期為2003/7/31提案之販賣要約，未被立即接受。2004/2原告連絡專利律師並知悉申請前一年前(關鍵日)的販賣要約為法定不予專利事由[13]。系爭發明於2004/5安裝於該買受人處。原告於2004/8/17提出臨時案(關鍵日為2003/8/17)。原告於2005/5提出正式案。2008/6審查員以2004/7/15申請的引證案核駁系爭申請，原告告知律師2003/6的測試，但未告知該販賣要約。2009/5潛在投資者盡職調查時，要求申請前的揭露及販賣要約等資訊，發明人否認有相關資訊(但手上有簽約版本及未簽名的要約電子檔)。2009/6原告提交至一信件至專利局說明系爭發明於2004/5的可行性報告。2009/10/13系爭專利公告。律師於2010/6知悉2003該測試與要約並以IDS陸續提交至審查中的系爭專利，並聲明系爭發明並未於關鍵日前公開或實施，故與系爭專利不相關。2010/6原告員工表示有理由相信2003/6要約將使系爭專利無效並向該買受人提議免費授權，被拒。

地院決定：依據說全院聯席見解的三要件判斷有不正行為。首先，地院判斷該要約是否屬於「若非-重要性」。依據判決見解及證據，地院認為：該要約的標的為系爭發明、圖面展示系爭發明已於該關鍵日前已付諸實現並具備致能要件、以及該測試並不具備實驗性質等，故系爭專利有販賣要約之法定不予專利事由，滿足「若非-重要性」要件。

其次，地院依據證據認為：(1)原告知道該販賣要約會威脅系爭專利獲得專利的機會、(2)原告及其律師扣留2003/6成功測試的證據並做出不實陳述，以暗指在2004前該發明並未被付諸實現。(3)原告及其律師威脅該買受人關於該要約事宜、(4)原告及其律師對專利局做不實陳述，表示該要約是在關鍵日之後提出的、及(5)原告及其律師並未於系爭專利之一更正其不實陳述，是故意欺騙的強烈證據。基此，地院認為：依據證據，唯一最合理解釋是律師相信原告已進行販賣之要約，且選擇基於該可行性報告證明系爭發明的付諸實現日以為系爭專利做辯護。

地院結論是：原告在2004即知系爭發明為該要約之標的且已付諸實現，並且知道該資訊是對可專利性重要的。原告及其律師在系爭專利申請過程，故意扣留該重要資訊而不提交給專利局，因此判原告不可行使系爭專利權。

CAFC認為：證據顯示，地院並未濫用其裁量權決定系爭發明是該要約的標的，且地院並未濫用其裁量權在決定原告具有欺騙專利局而扣留重要資訊的特定意圖。依證據顯示，地院的決定無明顯錯誤，且原告主張均不可採，故確認地院判決。

美國專利商標局(USPTO)對IDS的要求[14]

美國專利商標局(下稱專利局)為最佳滿足公益要求及最有效的專利審查，申請案審查階段，專利局需知悉並評估所有對可專利性判斷具重要性的資訊，因此，專利局要求申請人有義務提供其所知對可專利性具重要性的資訊(Material to Patentability)，此為資訊揭露義務(IDS)。

專利局規範與專利申請案的申請及審查有關的人具有該義務，包括發明人、代理人、實質涉及準備申請案及答辯的人，不含程序人員及打字員，IDS要求係對自然人，而非法人。需提交的資訊為對審查中請求項的可專利性具重要性的資訊，不含對已刪除或暫時撤回的請求項具重要性的資訊。重要資訊不限專利與公開文獻，含公開使用、展示、訴訟時的陳述、可能的在先公開使用、販賣之邀約、他人較早的發明等。

當資訊具有下述特性，則屬重要性資訊。非與記錄於卷的資訊具累積性(cumulative)，且(1)單獨或結合其他資訊，建立對一請求項不具可專利性的表面(初步)證據，或(2)否決或與申請人立場不一致的資訊。

IDS義務從申請案提出申請到申請案放棄或公告為止。施行細則指出：若所有已知對可專利性具重要性的資訊都已被專利局援引、或以滿足「提呈規定」的方式被提交至專利局，視為已滿足IDS義務[15]。該提呈規定包括即時性規定及內容規定。即時性規定指在不同審查期間，需滿足即時性要件方會被專利局考慮，即時性要件簡以下圖表示：

其中，申請日到第一時間點之間，申請人逕行提交IDS，均符合規定，該第一時間點為收到第一次實體審查之審查意見(1^st Office Action on the merit)或3個月，以較晚者為之。

在第一時間點到第二時間點之間，須繳費(1.17(p))或提出1.97(e)的聲明，方符合規定。第二時間點是結束審查通知(closing action)，例如：最終通知(Final Office Action)、核准通知(Notice of Allowance)、核准前形式核駁通知(Ex Parte Quayle Action)。1.97(e)聲明可以是聲明知悉該資訊未滿三個、或聲明該資訊第一次被對應案的官方通訊所引用且未滿三個月。

第二時間點(核准通知)到繳領證費之間，必須繳費且提出該聲明，方符合規定。繳領證費後，需提出撤公告的請願(petition)、請求繼續審查(RCE)、繳1.17(p)費用、該聲明及IDS，方符合規定。前述相關文件可以快速通道IDS(Quick Path IDS)方式提出。

公告後若發現有重要資訊未提交，可提出(1)補充審查(Supplemental Examination)、或(2)再發證及可能的補充審查。

內容規定[16]要求：若資訊為US專利或US公開專利申請案，無需提交副本。若資訊為尚未公開的US申請案，須提交副本或相關內容副本。若資訊為非美國專利、論文、或其他公開資訊，須提交副本。

若非英文的資訊，需提交相關內容的簡要解釋或其英譯本。全文英譯可以取代該簡要解釋。若有英文對應案且實際上為其英譯，可提交該英譯，但不需校驗該英譯。提交該文件的英文摘要可能(may)滿足該簡要解釋的要求。若該非英文資訊是被列於對應案檢索報告或審查意見，提交該報告的英文版、或該意見指出該文件相關程度的英譯即滿足該簡要解釋的要求，其可能是引用文件對應各請求項特別相關部分的解釋、或單純是檢索報告指出之文件X, Y, A分類。

討論與建議

從專利申請目的而言，滿足法院見解應較滿足專利局要求更重要。專利局規範申請人應提交具重要性的文件，而法院是在申請人扣留資訊(未提交的資訊)，且滿足若非-重要性及欺騙專利局的特定意圖，判決不正行為。因此，兩者的對象並不相同，且僅法院會判斷意圖。

比較兩者對資訊重要程度的要求，專利局要求對可專利性具重要性的資訊，法院則是「若非-重要性」。因此，依專利局要求，申請人須提交較多資訊，專利局在該全院聯席判決後提出施行細則修法建議，並未通過。不過，為避免資訊之重要性判斷錯誤，申請人以滿足專利局重要性要求提交，應不致漏提「若非-重要性」資訊，此應屬可行之作法。

其次，依專利局之內容規定，提交非英文資訊的英文摘要可能滿足IDS義務。然而，CAFC在2000年判決[17]中，申請人提交29頁日文文件的單頁部分英譯，而未提交該文件中揭露請求項元件更完整組合的英譯，被認為故意分散審查官注意力，使其未察覺該組合的教示。本案申請人被判不正行為。雖該規定與該判決沒有直接關聯，但非英文資訊本身的英文摘要很有可能不會摘錄揭露最多請求項元件的部分。是以，若以滿足專利局要求方式提交IDS，似乎並不保證訴訟時被控訴不正行為不會成立。再者，若提交非英文資訊中文摘要的英譯，亦有相同的問題。

綜合意圖及若非-重要性，對於非英文資訊，有美國專利律師認為提交機器英譯，可能可以排除特定意圖之風險，或為可考慮之作法。

補充說明：本文對判決做相當簡化的摘要，若對個案有興趣，建議閱讀判決原文。

參考資料

[1] GS CleanTech Corp. v. Adkins Energy LLC, Appeal no. 2017-1832 (Fed. Cir. March 2, 2020)

[2] Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240 (1933), Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U.S. 238 (1944), overruled on other grounds by Standard Oil Co. v. United States, 429 U.S. 17 (1976), and Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945).

[3] TheraSense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc)

[4] “sliding scale… inequitable conduct doctrine held patents unenforceable based on a reduced showing of intent if the record contained a strong showing of materiality, and vice versa. TheraSense at 1288.

[5] To prevail on a claim of inequitable conduct, the accused infringer must prove that the patentee acted with the specific intent to deceive the PTO.

[6] “the accused infringer must prove by clear and convincing evidence that the applicant knew of the reference, knew that it was material, and made a deliberate decision to withhold it.” TheraSense at 1290.

[7] Because direct evidence of deceptive intent is rare, a district court may infer intent from indirect and circumstantial evidence. However, to meet the clear and convincing evidence standard, the specific intent to deceive must be “the single most reasonable inference able to be drawn from the evidence.” TheraSense at 1290. (citations omitted)

[8] prior art is but-for material if the PTO would not have allowed a claim had it been aware of the undisclosed prior art. TheraSense at 2191.

[9] When the patentee has engaged in affirmative acts of egregious misconduct, such as the filing of an unmistakably false affidavit, the misconduct is material. TheraSense at 1292.

[10] Worldwide Home Prod., Inc. v. Bed, Bath & Beyond, Inc., 74 F. Supp. 3d 626, 638 (S.D.N.Y. 2015), aff’d, Worldwide Home Prod., Inc. v. Time, Inc., 626 F. App’x 1009 (Fed. Cir. 2015).

[11] Regeneron Pharm., Inc. v. Merus N.V., 864 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017) 系爭專利為延續案家族之一，原告於審查中向USPTO不實陳述請求項發明已實現於產品並具有令人驚訝的結果。原告於該家族中另一案獲知四件引證後，聘外部專利律師出具備忘錄，備忘錄建議除系爭專利外，該家族的其他審查中案件均需列該些引證於IDS，原告據以辦理。其後，系爭專利獲證。訴訟時，原告表示未能提交符合地院訴訟準則的文件或提交不符要求的文件，另，原告在訴訟之初提交列於律師保密特權內的該備忘錄，但卻不提交未列於保密特權內的文件。地院裁定原告玩弄訴訟策略，欲移轉舉證責任，並在被告依該準則提交文件後予以攻撃。原告更換律師後，行為相同。地院依證據認為原告不正行為。

[12] 本案原告為CleanTech，系爭發明是發明人在Vortex Dehydration Technology (VDT)的創作並提出的專利申請案，CleanTech與發明人於2006年購買系爭申請人，本文的原告泛指CleanTech、發明人、VDT及其員工。

[13] 35 USC 102(b)規範申請日前一年前的販賣或販賣之要約屬於法定禁制(statutory bar)，無法以證明發明日排除該事件，該申請日前一年的日期即稱關鍵日(critical date)。

[14] 37 CFR 1.56, 1.97, 1.98, MPEP 2001, 609

[15] The duty to disclose all information known to be material to patentability is deemed to be satisfied if all information known to be material to patentability of any claim issued in a patent was cited by the Office or submitted to the Office in the manner prescribed by §§ 1.97(b)-(d) and 1.98.

[16] MPEP 609.04.III

[17] Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co., 204 F.3d 1368, 1376 (Fed. Cir. 2000)

本文經 廣流智權事務所 授權轉載，原文於此
作者／盧建川 專利師
編輯／馬克斯 專利師
Image by Pexels from Pixabay