老天祿商標爭議案的啟示：描述說明於實質意義上有表明商品來源之意，仍屬於商標使用

知名滷味「老天祿」，是台北人甚至是觀光客都常光顧的老店，然而在西門町商圈卻有著兩家不同的店名，一家是位於武昌街的老天祿滷味，另一家是位於成都路的上海老天祿滷味，也因此雙方出現了商標爭議而鬧上法院。

擁有「老天祿」相關商標權的老天祿食品（即武昌街的老天祿滷味），認為金饌企業社、祿大食品有限公司（即成都路的上海老天祿滷味）使用了「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」這樣的話語（即系爭標語），會讓消費者產生混淆誤認因而認為其侵害了商標權。

筆者在《從老天祿商標爭議案，看一段事實說明是否屬商標使用》一文當中，便曾簡要整理了本案於智財法院一審時的重要爭點，即上海老天祿滷味使用「上海老天祿第二代自創品牌」這樣一段說明（即描述自己只是原本上海老天祿創辦人之子女輩所創立之品牌等語），僅是用來表彰經營者之身份，還是有作為商標之使用？

為什麼討論這樣一個爭點是重要的？原因是要成立商標法第68條的商標侵權，必須侵權行為人有使用商標之行為！而商標之使用的定義，亦規範於商標法的第5條。

商標法第5條第1項
商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：
一、將商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。
四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

2019年6月24日，智財法院一審（智慧財產法院 108 年民商訴字第 8 號民事判決）就此爭點認為：雖然「上海老天祿第二代自創品牌」在字面上的意思是要表達商品的來源是出自原本「上海老天祿」經營者的子女輩所創立的品牌，但在實質意義上就在表明商品的來源與「上海老天祿」經營者存在有某種連結關係！這與商標就是在連結商品與特定的符號標識，以建立其間的連結關係，有著相同的效果與功能。因此，使用「上海老天祿第二代自創品牌」的文句，其實就是具有商標效果、功能的商標使用。

對此，祿大食品有限公司不服這樣的判決結果，因而提出了上訴。智財法院的二審判決則於2020年5月21日作出（智慧財產法院 108 年民商上字第 11 號民事判決，可再上訴），祿大食品有限公司於二審階段繼續對上述的重要爭點作爭執，其主張：

「上海老天祿第二代自創品牌」等文字非文字之特別編排，而係按照一般文字邏輯加以使用，故非商標使用。原判決肯認字面上意思為表達商品來源，是出自原本上海老天祿經營者之子女輩所創立之品牌等語。上開文字僅為一般性表述，其是否因一般性表述而有侵害他人商標權之問題，應實質審查有無商標法第36條第1項第1款之情形。原判決固認系爭標語屬一般性表述，然自行創設「實質意義之商標使用」不確定法律概念，規避應實質審查有無商標法第36條第1項第1款情形，有法條適用的違誤

對此，二審的結論是：上訴人使用系爭標語行為屬商標使用！（即同樣採納一審的見解）

具體理由是：

1. 商標法第5條中，所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，被上訴人應舉證證明上訴人有行銷商品之目的，並有標示據爭商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，始可認定上訴人使用系爭標語行為，符合商標之使用要件。

2. 上訴人使用系爭標語等文字，販賣滷味商品之事實，其並不爭執

3. 就「上海老天祿第二代自創品牌」或系爭標語以觀，雖其文義係表達商品之來源，為出自原本「上海老天祿」經營者之子女輩所創立品牌，然在實質意義上，表明商品之來源與「上海老天祿」經營者存有連結關係，或使相關消費者產生相關聯想或感覺，是上開文字之使用為連結商品與特定之符號標識，以建立其間之連結關係，有相同之效果與功能。準此，使用「上海老天祿第二代自創品牌」或系爭標語，具有商標效果、功能之商標使用，而為實質意義之商標使用。

最後一點的論述與智財法院一審時所持的理由是相同的，由此也可知，智財法院已肯認「實質意義之商標使用」的存在！鼎旺、老天祿、南蠻堂，近期甚至還有洪瑞珍，家族企業分家後的商標爭議事件頻傳。這起老天祿商標爭議之判決，也給那些試圖使用標語來蹭它人名氣的業者一個警示：描述說明於實質意義上若有表明商品來源之意，仍屬於商標使用（白話就是，雖然你覺得使用「由XXX二代所創立」這句話只是在作說明，但實質上它就是會讓消費者以為這商品與XXX有關的話，那麼這句話也算是作為商標的使用），而有侵害他人商標權的風險！

Cover photo credit: chenjack@flickr, CC BY-NC-ND 2.0