設計專利維修免責條款之研究－以汽車售後維修零組件為例（下）
摘要
汽車維修零組件合法取得設計專利[1]的保護後，未經授權製造的維修零組件，則會侵害該零組件的設計專利權。為了讓複合產品的所有人可選擇較經濟方式維修產品，有部分國家立法規定，若為維修、重建其整體外觀等目的，「未經授權製造」的維修零組件得以例外「豁免設計專利權的侵害責任」，又稱「維修免責條款（repair clause）」。
本文第一部分先簡介導入維修免責條款作為解決爭端的背景；第二部分說明歐盟的維修免責條款以及近期兩個重要的訴訟案例；第三部分簡介澳洲、美國以及其他國家維修免責條款的規範情況；第四部分則論述我國專利法下，設計專利侵權判斷原則以及導入維修免責條款的重要性；第五部分從設計專利權正當行使與濫用之界限，探討我國針對汽車售後維修零組件導入維修免責條款之可能性。最後，本文提出修法建議，並介紹歐盟汽車售後維修零組件之維修免責條款的適用流程，希冀作為我國相關業者日後涉訟時的參考。
📣本文接續自：設計專利維修免責條款之研究－以汽車售後維修零組件為例（上）
三、其他國家的維修免責條款
（一）澳洲
澳洲對於設計專利的規範規定於2003年設計法（Designs Act 2003），依據其規定，對複合產品中外觀可視的零組件設計，給予註冊設計保護，非外觀可視的零組件設計，不給予註冊設計保護。
維修免責條款規定於設計法第72條[1]，一共有五項，各項內容重點如下。
第一項：任何人使用或授權他人使用與註冊設計總體印象相同（identical）或基本相似（substantially similar）的產品，在該產品為複合產品的組成部分且該使用或授權的目的是維修複合產品以恢復其全部或部分的總體外觀時，則不侵害該註冊設計。
第二項：在訴訟程序中，若設計權人欲主張使用者或被授權使用者已知或應合理得知該使用或授權的目的非前項提及的目的時，負舉證責任。
第三、四項：在第一項的目的下，（1）維修複合產品以恢復其全部的總體外觀時，若複合產品維修後當下的總體外觀與其原始的總體外觀無實質差異（materially different）;（2）維修複合產品以恢復其部分的總體外觀時，若在複合產品原始的總體外觀與複合產品維修後當下的總體外觀之間產生的任何實質差異是歸因於只有複合產品的一部分被維修，在判斷上述差異性時，法院需以「有相當認知的使用者（informed user）」的基準判斷。
第五項：名詞定義。
維修複合產品的「維修（repair）」包含（1）修復（restoring）複合產品毀壞或受損的組成部分以達到良好或完好狀態;（2）以良好或完好狀態的組成部分更換（replacing）複合產品毀壞或受損的組成部分;（3）當修復或更換複合產品毀壞或受損的組成部分時必須更換的附件;（4）維護保養複合產品。
關於判斷複合產品的總體外觀的「有相當認知的使用者的基準（standard of the informed user）」意指熟悉複合產品或相似產品之人的判斷基準。
關於產品的「使用」意指（1）製造或代工;（2）為了商業目的上的販賣、使用而進口產品;（3）將產品販賣、出賃或為其他處置或為販賣、出賃或其他處置之要約;（4）為了商業目的以任何方式使用產品;（5）為了上述（3）或（4）的目的而持有產品。
由澳洲的維修免責條款的規定可知，其定義的使用態樣包含了製造、代工、販賣、出賃、進口、持有、商業目的上的任何方式使用等等，可說是全面性開放複合產品的售後維修零組件市場[2]。
（二）美國
在美國，一直有應導入維修免責條款的呼籲及法案提出，例如，2007年美國業者聯合品質零部件聯盟（The Quality Parts Coalition; QPC）向美國國會（Congress）呼籲且建言：為了消費者的利益，應在設計專利法中導入「維修免責條款」[3]、以及2008年美國第110屆國會中提出的H.R.5638法案[4]等，但最終未被採納。
在2015年時，有美國議員提出「促進汽車維修、貿易和銷售法案」（Promoting Automotive Repair, Trade, and Sales Act，簡稱PARTS法案）。此法案因為美國第114屆國會結束，第115屆國會開始，於2017年4月4日重新提案，送入美國參議院與眾議院，目前仍在審查中[5]。以下簡介該法案中最為重要的擬新增的第271條第（j）項[6]部分，該項分為兩款。
第一款：名詞定義。
「組成部分」僅意指動力車輛外觀的組成部分，例如，引擎蓋、葉子板、尾燈、側後視鏡、側板等，但不包含充氣約束系統或其他位於動力車輛內部的組成部分。
「製造」包含任何對製造物品的測試。
「動力車輛」意指美國法典第49條第32101條（7）[7]之定義，亦即由機械動力驅動且主要被製造用於公共街道、高速公路的車輛，但不包含只在軌道上操縱的車輛。
「販賣之要約」包含對潛在消費者或使用者行銷製造物品的一切行為，及製造物品的任何販賣前的散布行為。
第二款：關於動力車輛原始製造時的組成部分的設計專利，（1）如果製造物品的目的是為了維修動力車輛，以將動力車輛修復到動力車輛原始製造時的外觀，對外觀相似或相同於組成部分的設計專利的任何製造物品在美國境內所為之製造、販賣之要約、或進口到美國的行為，將不構成侵害;（2）任何組成部分在任何國家作為動力車輛的一部分販賣給公眾的首日起算30個月後，如果製造物品的目的是為了維修動力車輛，以將動力車輛修復到動力車輛原始製造時的外觀，對外觀相似或相同於組成部分的設計專利的任何製造物品在美國境內所為之使用、販賣的行為，將不構成侵害。
由上述可知，PARTS法案中有二個重點，（1）適用範圍僅限於動力車輛。（2）是二階段的維修免責，亦即在原廠車在全球正式開始銷售日起，副廠就可以為了維修該汽車外觀之目的，先從事「製造」和「販賣之要約」等行為，而不會構成侵權，但此階段還不能進行販賣與使用副廠零組件。第二個階段，要等到原廠車在全球銷售首日起算30個月後，副廠就可以開始進行真正的「販賣」與「使用」該副廠零組件[8]。
（三）世界各主要國家對於維修免責條款的適用狀況
日本特許廳曾經在2008年委託日本國際保護智慧財產權協會（AIPPI JAPAN）針對世界31個國家維修免責條款的適用狀況進行調查[8]。目前世界各主要國家對於維修免責條款的適用狀況可分為以下幾個類型。
1. 給予零組件設計專利，但沒有維修免責條款的規定
德國、法國、愛沙尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、捷克、葡萄牙、立陶宛、中國、韓國、日本、台灣、泰國、印尼、菲律賓、美國、巴西、墨西哥等18國（歐洲8國、亞洲7國、美洲3國）。
2. 零組件設計的設計專利權期限較短
丹麥、瑞典、芬蘭等歐洲3國，給予零組件設計的設計專利權期限為最長15年，較一般設計專利權期限的最長25年短。
3. 給予零組件設計專利，同時設有維修免責條款的規定
英國、愛爾蘭、奧地利、義大利、西班牙、匈牙利、比荷盧聯盟、波蘭、拉脫維亞、澳洲等10國（歐洲9國、大洋洲1國）。
4. 補償金支付
在希臘，產品投入市場經過5年後，第三人以支付正當合理對價（補償金）為前提即可實施設計專利權，金額由當事人合意決定，無法達成合意時，由法院裁定。此外，為了識別產品來源，第三人負有明示產品來源的義務。
5. 必然匹配條款
馬來西亞對於外形輪廓上必然匹配（Must Match）的零組件設計不給予設計專利。
從上述簡介可知，目前世界上大多數國家並沒有維修免責條款的規定，若以地域別觀之，設有維修免責條款的國家主要是歐洲國家和澳洲，其中歐洲設有維修免責條款及未設有維修免責條款的規定的國家約各佔一半，呈現了意見分歧的狀態。
四、我國設計專利侵權判斷與免責條款
（一）適用維修免責條款之先前條件
汽車零組件設計專利並不是在任何情況下都適用維修免責條款，只有當系爭設計有效，且待鑑定產品已落入系爭設計的保護範圍時，才開始啟動是否適用於維修免責條款之判斷機制，而如何判斷待鑑定產品侵權就以我國設計專利侵權之判斷流程來說明，圖5為專利侵權判斷流程圖[10]。
圖5 專利侵權判斷流程圖（設計專利）
（二）維修免責條款的重要性
我國設計專利有關免責事由的相關規定，是依照專利法第142條準用第59條專利權效力不及的事由，除此之外，我國並無維修免責條款的規定。
2018年12月，南韓現代汽車美國公司控告台灣帝寶公司侵害其18項車頭燈設計專利[11]而在美國提起專利訴訟。台灣汽車零組件廠商已經威脅這些汽車大廠的售後維修零組件市場，近十多年來，各汽車大廠早已積極在台灣申請汽車零組件相關的設計專利[12]。
根據本文調查，目前已經有國際大廠來台灣控告我國本地的副廠零組件製造商侵害設計專利權[13]，而我國又未設有維修免責條款，可預期這類型的設計專利訴訟案對於我國汽車售後維修零組件業必定有相當大的影響。由此可見，台灣身為全世界售後維修零組件輸出的主要國家，為了保障我國副廠零組件製造商在國內製造與販賣汽車零組件的優勢，對於維修免責條款的導入勢在必行。
五、我國設計專利制度導入維修免責條款之可能性
我國公平交易法第1條規定：「為維護交易秩序與消費者利益，特制定本法」。而同時在第9條規定：「獨占之事業，不得有下列行為：對商品價格為不當之決定、維持或變更」，即所謂獨占事業之限制競爭。另於第30條規定：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任」，第34條規定：「違反第9條規定，經主管機關限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，而屆期未停止，、、、處行為人三年以下有期徒刑、、、。」，可見公平交易法係保護消費者之公益，若專利權人權利之行使有違反公平交易法消費者公益時，其私益權利之行使，應受限制。
本文所探討者，乃汽車原廠商第一市場（primary market），以整車為銷售單位後，消費者購買後在使用過程中，車輛老舊或意外事故而須進廠替換維修零組件，以維修汽車之功能與外觀，則汽車原廠商以此零組件的銷售即售後市場，如果以獨占對商品價格為壟斷，而構成違反公平交易法限制競爭之規定時，為維護消費者權利，公益大於私益之原則下，其專利權之行使應受限制。在歐盟制度，因已查得汽車原廠商有獨占壟斷之證據，因此為了維護消費者之權利，而有維修免責條款之立法產生，然而歐盟設計規則第110條第1項條文中所謂的「不存在（not exist）」，文義未臻明確，若解釋為設計權效力所不及之事項，則被控侵權人只須陳述效力不及之事實，轉由設計權人就並非效力不及之事實負舉證責任，如同我國專利法第59條所規定「專利權之效力，不及於下列各款」，即不構成侵害專利權，須由專利權人就並非效力不及之事實負舉證責任。若解釋為阻卻責任，則須由被控侵權人負舉證責任，就免責條款之事實負舉證責任，如同我國民法第150條緊急避難類型，雖構成侵權，但不負損害賠償責任。
本文認為汽車原廠商設計專利權之所以受限制，是因為汽車業及汽車維修零組件業屬於寡占市場，汽車維修更換零組件更是必須的，為了維護消費者之權利，基於公益大於私益之原則，所為之措施，並非在於維護副廠廠商之侵權，因此，我國可嘗試導入維修免責條款，但應屬阻卻責任性質，認應構成侵權，但不負損害賠償責任，應由被控侵權人負舉證責任，且須符合維護消費者之公益大前題下所作之規定。
建議增訂專利法第136條之1，其條文為：
「因維修複合產品而重建其原始外觀為目的，而實施侵害複合產品之零組件設計，符合下列各項要件者，不負損害賠償責任。但已逾越必要程度者，仍須負相當賠償責任：
一、必須屬於複合產品之零組件，可拆解與重組之零組件。
二、以維修複合產品為目的，不包括改裝。
三、與原始零組件外觀相同，但不含商標部分。
四、於銷售契約中必須聲明非設計權人，非原廠零組件。」
希望本文之研究，得以作為我國有關維修免責條款修法之參考。
六、結論與建議
台灣汽車零組件廠商高水準的生產技術、品質管控與量產能力，國際有目共睹，為了保護國內副廠售後汽車零組件產業發展，實有必要另設維修免責條款，故本文建議增設專利法第136條之1條文如前。
補充說明的是，維修免責條款相當於剝奪設計專利權人的無體財產權，有論者建議比照類似於政府徵收人民土地的標準，事前嚴謹評估其必要性、公益性後，始得為之[14]。另外，為維護消費者權利，基於公益大於私益之原則下，其設計專利權之行使應受限制。
圖6 歐盟設計維修免責條款之檢測流程圖
本文認為，維修免責條款應屬阻卻責任性質，歐盟法院由多年實務及訴訟經驗中，不斷修正並提出一套檢測流程圖如圖6[15]所示，務求嚴謹評估得否於個案中適用維修免責條款。本文另建議，將圖6的檢測流程圖增列於專利侵權判斷要點第二篇第四章中，以利判斷及考量系爭維修零組件有否適用維修免責條款之餘地。
本文為108年度專利師職前訓練第二組之研究報告，經授權發佈
作者群／沈建興、劉浩祺、楊登超、樓宗興、林恩榮、蔡侑芸、葉名宜、陳致浤 ，皆為專利師。
編輯／馬克斯 專利師
[1] 澳洲設計法第72條原文：「Certain repairs do not infringe registered design (1) Despite subsection 71(1), a person does not infringe a registered design if: (a) the person uses, or authorises another person to use, a product: (i) in relation to which the design is registered; and (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall impression to, the registered design; and (b) the product is a component part of a complex product; and (c) the use or authorisation is for the purpose of the repair of the complex product so as to restore its overall appearance in whole or part. (2) If: (a) a person uses or authorises another person to use a product: (i) in relation to which a design is registered; and (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall impression to, the registered design; and (b) the person asserts in infringement proceedings that, because of the operation of subsection (1), the use or authorisation did not infringe the registered design; the registered owner of the design bears the burden of proving that the person knew, or ought reasonably to have known, that the use or authorisation was not for the purpose mentioned in paragraph (1)(c). (3) For the purposes of subsection (1): (a) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in whole if the overall appearance of the complex product immediately after the repair is not materially different from its original overall appearance; and (b) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in part if any material difference between: (i) the original overall appearance of the complex product; and (ii) the overall appearance of the complex product immediately after the repair; is solely attributable to the fact that only part of the complex product has been repaired. (4) In applying subsection (3), a court must apply the standard of the informed user. (5) In this section: repair, in relation to a complex product, includes the following: (a) restoring a decayed or damaged component part of the complex product to a good or sound condition; (b) replacing a decayed or damaged component part of the complex product with a component part in good or sound condition; (c) necessarily replacing incidental items when restoring or replacing a decayed or damaged component part of the complex product; (d) carrying out maintenance on the complex product.
standard of the informed user, in relation to the overall appearance of a complex product, means the standard of a person who is familiar with the complex product, or with products similar to that product.
use, in relation to a product, means: (a) to make or offer to make the product; or (b) to import the product into Australia for sale, or for use for the purposes of any trade or business; or (c) to sell, hire or otherwise dispose of, or offer to sell, hire or otherwise dispose of, the product; or (d) to use the product in any other way for the purposes of any trade or business; or (e) to keep the product for the purpose of doing any of the things mentioned in paragraph (c) or (d).
[2] 葉雪美，複合式產品售後維修零件之設計保護及免責條款的法制研究—以汽車售後維修零件為例，智慧財產權月刊，2008年2月，110期，22、23頁。
[3] 同前註，5、25頁。
[4] AIPPI JAPAN，各国における意匠保護の及ばない範囲の実態調査研究報告書，2009年3月，18頁。
[5] 楊智傑，美國2017年PARTS法案推動汽車外觀設計專利維修免責條款，北美智權報，211期，造訪日期：2019年3月20日。
[6] 原文為“(j) (1) In this subsection—(A) the term ‘component part’— (i) means a component part of the exterior of a motor vehicle only, such as a hood, fender, tail light, side mirror, or quarter panel; and (ii) does not include an inflatable restraint system or other component part located in the interior of a motor vehicle; (B) the term ‘make’ includes any testing of an article of manufacture; (C) the term ‘motor vehicle’ has the meaning given the term in section 32101(7) of title 49; and (D) the term ‘offer to sell’ includes any marketing of an article of manufacture to prospective purchasers or users and any pre-sale distribution of the article of manufacture. (2) With respect to a design patent that claims a component part of a motor vehicle as originally manufactured—(A) it shall not be an act of infringement of the design patent to make or offer to sell within the United States, or import into the United States, any article of manufacture that is similar or the same in appearance to the component part that is claimed in the design patent if the purpose of the article of manufacture is for the repair of a motor vehicle so as to restore the motor vehicle to the appearance of the motor vehicle as originally manufactured; and (B) after the expiration of a period of 30 months beginning on the first day on which any such component part is first offered to the public for sale as part of a motor vehicle in any country, it shall not be an act of infringement of the design patent to use or sell within the United States any article of manufacture that is similar or the same in appearance to the component part that is claimed in the design patent if the purpose of the article of manufacture is for the repair of a motor vehicle so as to restore the motor vehicle to the appearance of the motor vehicle as originally manufactured.
[7] 原文為：”motor vehicle” means a vehicle driven or drawn by mechanical power and manufactured primarily for use on public streets, roads, and highways, but does not include a vehicle operated only on a rail line.
[8] 楊智傑，美國2017年PARTS法案推動汽車外觀設計專利維修免責條款，北美智權報，211期，造訪日期：2019年3月20日。
[9] AIPPI JAPAN，各国における意匠保護の及ばない範囲の実態調査研究報告書，2009年3月，18頁。
[10] 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年2月，61頁
[11]帝寶挨告，現代汽車控侵權，經濟日報，2019年1月22日，造訪日期：2019年3月20日。
[12] 葉雪美，解析汽車大廠在台灣的維修零組件專利佈局，北美智權報，169期，造訪日期：2019年3月13日。
[13] 依智慧財產法院107年度民秘聲字第33、38號兩號裁定內容可知，德商戴姆勒股份有限公司與帝寶工業股份有限公司正在進行專利訴訟（訴訟案號為106 年民專訴第34號）。另依經濟部智慧財產局107年9月11日「第97302370N01號專利舉發案107年10月19日辦理聽證」公告中的附件（107）智專三（一）03027字第10720825190號函，可知該專利訴訟案所涉及的專利為公告第D128047號設計專利「車輛之頭燈」，專利權人為德商戴姆勒股份有限公司，舉發人為帝寶工業股份有限公司，即為該專利訴訟案的兩造雙方，該設計專利之舉發案已於107年11月16日公告舉發不成立。前述（107）智專三（一）03027字第10720825190號函，造訪日期：2019年3月24日。
[14] 徐銘夆，歐盟維修免責條款再進化─以歐盟法院最新判決與政策動向為中心，智慧財產權月刊，2018年11月，239期，60頁。
[15] 同前註，60頁；圖7的（2）、（3）、（4）、（5）並無先後順序關係。
Image by Pineapple22Productions from Pixabay
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108年度專利師職前訓練第二組
108年度專利師職前訓練第二組之成員，包含沈建興、劉浩祺、楊登超、樓宗興、林恩榮、蔡侑芸、葉名宜、陳致浤 ，皆為專利師。