韓國實務／軟體線上傳輸在韓國可能會被認定為軟體專利侵權

於2019年11月19日由韓國國會審議通過，並於2019年12月10日公佈的《特許法》（即《發明專利法》）的重要修訂案將擴大方法專利的保護範圍，使其可以覆蓋軟體線上傳輸行為。修訂案將“提供使用方法（offering a process for use）”的行為認定為方法專利的實施行為。進而，如果此類“提供使用方法”的行為是在明知侵犯他人方法專利的情形下而實施的，則專利權人可以主張該行為侵犯了其權利，這裡的行為包括從國外線上傳輸程式的行為。此修訂案預計自2020年3月11日起（即自公告日起三個月後）生效。

而根據現行《特許法》，可以被授予專利的軟體發明僅限於該軟體發明的權利要求的主題落入法定發明類型的幾種情形，即“方法”、“產品”、“電腦可讀介質（具有電腦程式或資料記錄於其中的）”和“儲存在儲存介質中的電腦程式”；且權利要求還應涉及具體的硬體手段及其與軟體的交互。

隨著網路和移動設備的出現，大多數軟體產品已經不再以記錄在電腦載體上的方式出售給消費者了。目前多數軟體通常都可供使用者從網路上直接下載並儲存到其各自的電腦、移動設備等。因此，傳統的法定發明類型已變得不足以充分地保護現代的軟體發明，特別是在軟體傳播者居住在韓國法院無法管轄之國外的情況下更是如此。並且韓國法院的判例對在認定軟體線上傳輸是否構成現行《特許法》下之方法專利的實施行為上也存在分歧。

此次《特許法》修訂案中增加了對於方法專利的“實施”含義進行擴展的條款，明確地將“提供使用方法”的行為涵蓋了進去（帶底線的表示新增加部分）：

因此，通過第2條（iii）和第94條（2）的修訂明確了：使用該方法以及“提供使用該方法”的行為均可能構成對於方法專利的侵權行為。值得注意的是，為了判斷是否侵犯了專利權或獨佔實施許可權，第94條（2）對“提供使用該方法”的行為增加了主觀“認知”要求。換句話說，只有在被控侵權人認識到該方法的使用可能會侵犯發明專利權或獨佔實施許可權的，權利人才能進行專利維權。

此次修訂案借鑒了英國專利法。英國專利法院曾經通過判決指出:“電腦程式的提供可以看作為使用方法的提供”(Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL [2006] EWHC 70 (Pat) (02 February 2006))。與英國法院的上述判決一致，此次修訂案的立法目的在於明確程式的線上傳輸行為在韓國可作為專利權的實施行為。但是，對於法院是否會將“提供使用方法的行為”的解釋擴大到除了程式線上傳輸行為之外的行為，例如是否會擴大到可能導致方法專利實施的產品銷售行為，則尚需拭目以待。

總體而言，此次修訂案有望提高發明專利申請中的方法權利要求的價值。此外，由於對“提供使用方法的行為”行使專利權需要在主觀上有侵權的“認知”，因此權利人出於證據目的可能需要向潛在侵權人發送要求停止侵權行為的信函。

此外，依照修訂案，如果提供者向終端使用者提供了涉嫌侵犯軟體方法專利的程式，終端客戶進行了下載、安裝並運行了該方法的步驟，且該提供者明知該等步驟將會運行的話，上述向終端使用者提供軟體程式的下載的行為可能會被認為屬於專利侵權。因此，此次修訂可能會對軟體程式的傳播者（包括提供軟體程式/應用程式的線上平臺）帶來影響，這是因為韓國的軟體專利權人在該制度的鼓勵下，可能會基於軟體專利向那些軟體傳播者（包括軟體發展公司）主張侵權。

本文經 金·張律師事務所（KIM & CHANG Law Firm）授權轉載，原文在此
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