2019-08-07

職務發明之合理報酬的認定，應先從其契約約定

「職務上發明的合理報酬」是專利法中重要的一個議題，不過實務上並不常見，但近期出現了一個專利權報酬爭議的判決（智慧財產法院108年民專訴字第9號民事判決），原告是時任國聯光電研發工程師楊某，被告則是晶元光電（其於2005年併購了國聯光電，故承受國聯光電之一切權利義務）！

專利法第7條第1項規定：
受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

楊某起訴時主張，其是系爭專利的發明人或共同發明人，且晶元光電利用系爭專利之技術的產品銷售至全球，為晶元光電貢獻巨大獲利。依據《國聯光電獎勵創作發明辦法》第5.2條之約定：「獎勵金額如下：專利申請獎金：每案八千元。取得專利權獎金：一發明案獲臺灣或大陸之專利核准者，頒給獎金一萬五千元。一發明案獲美國、日本、德國、英國或其他國家之專利核准者，頒給獎金二萬五千元。前兩項之獎金，以各發放一次為限。一發明案之獎金以四萬元為上限」。然而，其任職於國聯光電時，僅領取系爭專利於申請時之「專利申請獎金」，並於系爭專利獲准前已因故離職，未能領取「取得專利權獎金」，故請求晶元光電給付適當之發明報酬。

晶元光電則反駁，依據《國聯光電獎勵創作發明辦法》第5.10條之約定：「本法所訂之獎金，適用於核發獎金時仍在職之員工。若數發明人其一於核發獎金時已離職，其他發明人不因此增加其可得之獎金」。依此，若獎金核發時員工已離職，則員工並無請求該獎金之權利。故楊某於系爭專利核准公告時，已不再公司任職，自無請求取得專利獎金之權利。又，除了已給付楊某既有工資、約定之專利獎金外，更根據其研發成果給予數張股票及股票選擇權，讓楊某無須負擔經營風險，即可因專利研發成果獲得相關收益，實已考量其工作成果給予其適當報酬。

智財法院一審判決首先言明，專利法第7條第1項的但書（但契約另有約定者，從其約定），為「適當」報酬之例外。而楊某與晶元光電之間，依據《國聯光電獎勵創作發明辦法》，係屬另有約定之情形。故：

　其一，楊某並無法依據專利法第7條第1項本文提起訴訟；
　其二，楊某於系爭專利獲准前已因故離職，未能領取「取得專利權獎金」，係符合該辦法第5.10條之約定，楊某業已領取應得之獎金。

其次，智財法院就系爭產品與系爭專利進行比對，發現系爭產品皆未落入系爭專利的文義範圍，故而縱使沒有「另有約定」的適用，楊某主張依系爭產品獲利情形給付「適當之發明報酬」，亦無理由。

最後，相當有趣的，智財法院對於楊某用晶元光電的「營業毛利總額」來作為計算基礎，也表示了以下看法：「姑且先不論此一計算方式，係就與無關之產品營收進行計算，且未扣除營運管理及產銷、人事等各式成本，專利成功不代表產品必然成功，專利成功但產品失敗之例，比比皆是，且優質產品亦不無可能有價無市，此為眾所皆知之事。」

「原告利用國聯光電之環境、場所、各式軟硬體資源、設施，以及在先前無相關工作經歷之情形下，接受國聯光電之職業訓練而累積技術經驗（此等職業訓練與累積之技術經驗，係由原告終身取得，並得攜帶至下一任職公司利用以獲取報酬者），而發明或共同發明系爭專利，並受有無論系爭專利是否實施、即使實施後是否虧損，均不受影響之職務、報酬及獎勵保障，亦即系爭專利即使不實施、實施成果不佳或實施後銷售虧損，國聯光電均仍有義務給付原告所約定之報酬及獎勵，並由國聯光電或被告公司承擔該產品之製造風險與市場風險，而該等風險以及系爭專利開發後之未來產品不確定性、未來市場不確定性，往往可能涉及國際或兩岸經濟、法規、貿易、政治情勢、國內外景氣升降消長、市場競爭對手之研發進度及行銷能力、市場上買家或消費者之喜好變化或接受度等因素，尚非必然能以財務報表或報關、商業文書等，客觀量化為數字予以計算，故原告主張系爭產品之毛利營收過半均屬其貢獻等語，難謂妥適。」

這個案例給企業的啟示，應在企業內部做好合理之專利獎勵措施的制度規劃，並落實於相關辦法之中

參考資料